申请人:江西省深安电子工业有限公司
委托代理人:深圳市精英商标事务所
被申请人:香港厨卫宝节能科技有限公司
委托代理人:铭捷国际知识产权代理(深圳)有限公司
申请人于2018年04月02日对第8668555号“中诺CHINOE及图”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标与第4799376号“中诺CHINO E及图”商标(以下称引证商标一)、第3620951号“中诺CHINO E及图”商标(以下称引证商标二)完全相同,在争议商标申请日期之前,引证商标已经是“电话机”商品上的驰名商标,争议商标是对引证商标的复制模仿,共存易导致相关公众的误认。二、中诺公司享有“中诺CHINOE及图”美术作品的在先著作权,并与申请人签署了《著作权授权书》,争议商标的注册侵犯了申请人的在先著作权。三、被申请人在多个类别上申请注册多件商标,远远超出其正常经营活动需求,其没有实际使用的意图,其行为具有恶意,扰乱商标管理秩序。综上,申请人请求依据《商标法》第十三条第三款、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定,请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据(复印件):1、商标使用许可授权书;2、申请人及中诺公司生产经营场所照片;3、引证商标在电话机商品上使用的照片及部分媒体报道;4、销售发票及荣誉资料;5、美术作品登记证书以及授权书;6、被申请人申请注册的商标列表。
申请人补充提交了广告发布证明材料、审计报告、纳税证明、销售证明及质检报告、美术作品创作说明、作品公开使用宣传资料以及被申请人抢注第1469845号、第6274638号、国际注册第904632号商标的详细资料等材料。
被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2010年9月14日提出注册申请,2013年10月27日核准注册,目前核定使用在第9类“电源材料(电线、电缆)”商品上,有效期限至2022年8月27日。
2、引证商标一由深圳市中诺电子工业有限公司于2005年7月26日提出注册申请,核定使用在第9类“MP3音乐播放器;MP4音乐播放器;可视电话;调制解调器;电视机机顶盒;摄像机;计算机;DVD影碟播放器;电子字典;录音器具;扩音器;头戴耳机;考勤机;条码读出器;电池;电池充电器;网络通讯设备;对讲机;车辆用导航仪器(随车计算机)”商品上,经商标局核准,2011年12月14日注册人名义变更为深圳市中诺通讯股份有限公司,2014年12月27日转让给江西省深安电子工业有限公司即本案申请人。经续展,该商标专用权期限至2028年10月13日。以上事实由商标档案佐证。
引证商标二由深圳市中诺投资发展有限公司于2003年7月7日提出注册申请,核定使用在第9类“计算器;传真机;电话机;电池充电器;电视机;手提电话;扬声器音箱;声音复制器具;手提无线电话机;计算机周边设备”商品上,经商标局核准,2006年1月24日注册人名义变更为深圳市中诺电子工业有限公司,2011年12月14日变更为深圳市中诺通讯股份有限公司,2014年12月27日转让给江西省深安电子工业有限公司即本案申请人。经续展,该商标专用权期限至2025年2月6日。以上事实由商标档案佐证。
3、本案申请人补充提交了美术作品创作说明、作品公开使用宣传资料,该部分证据与商评字[2018]第0000029696号案件中所提交的证据不同,本案依据该部分证据对《商标法》第三十二条进行审理,不属于《商标法实施条例》第六十二条所禁止的情形。
我局认为,争议商标获准注册日期早于2014年5月1日,根据法不溯及既往的原则,实体问题应适用修改前的《商标法》。本案的相关程序问题仍适用修改后的《商标法》。《商标法》第十三条第三款、第三十二条、第四十四条第一款分别对应修改前《商标法》第十三条第二款、第三十一条、第四十一条第一款,因此根据当事人事实、理由及请求,本案焦点问题审理如下:
一、在案证据虽可以证明申请人引证商标已经具有一定知名度,但尚不足以全面反映在争议商标申请注册前,申请人的引证商标所指定使用的“电话机”商品在中国大陆地区使用、销售、市场占有率、广告宣传的金额、规模或范围等情况,故本案尚不能认定申请人的引证商标在争议商标申请注册之前已为中国相关公众所熟知。据此,本案不能认定争议商标的注册违反了修改前《商标法》第十三条第二款的规定。
二、关于争议商标的注册是否侵犯申请人的在先著作权,从而违反修改前《商标法》第三十一条的规定。我局认为,虽然申请人提交的《作品登记证书》登记日期为2017年6月8日,但其记录的首次出版/制作日期为2003年6月25日,结合申请人将其创作作品分别于2003年及2005年申请注册为两件引证商标以及在先广告宣传图片、获奖荣誉等材料可以证明,申请人的“中诺CHINOE及图”作品在争议商标申请注册之前已经创作完成,争议商标与申请人前述作品在文字构成、设计创意、整体视觉及细节处理等方面完全一致,由此可以推定被申请人有接触申请人前述作品的可能。结合所有在案证据,在无证据推翻的情况下,我局认为可以认定争议商标的注册侵犯了申请人的在先著作权,违反了修改前《商标法》第三十一条的规定。
三、鉴于我局已经依据修改前《商标法》第三十一条的规定对申请人的在先权利予以保护,本案不再适用修改前《商标法》第四十四条第一款的规定予以规制,故申请人该项理由我局不再评述。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照修改前《中华人民共和国商标法》第三十一条、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2019年07月22日