申请人：得意创作有限公司、小黄鸭（上海）文化传播有限公司
委托代理人：泉州田南知识产权运营有限公司
原异议人：森科产品有限公司
委托代理人：北京金诚同达律师事务所
申请人不服我局(2024)商标异字第0000045032号不予注册决定，于2024年08月02日向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。
原异议人主要异议理由：1、被异议商标与申请人在先使用的小黄鸭图形构成近似，其注册构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。2、申请人恶意抄袭原异议人具有较高知名度的商标，被异议商标系以不正当手段取得注册，违背诚实信用原则，扰乱商标注册管理秩序。3、争议商标的注册侵犯申请人在先著作权。4、被异议商标与第8814488号图形商标（以下称引证商标一）、第8814482号图形商标（以下称引证商标二）、第17241789号图形商标（以下称引证商标三）、第37131384号图形商标（以下称引证商标四）、第37111435号图形商标（以下称引证商标五）、第22843536号图形商标（以下称引证商标六）构成使用在类似商品上的近似商标。综上，依据《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款等规定，请求不予核准被异议商标注册。
原异议人向我局提交了以下证据：
1、作品登记证书、设计底稿；
2、原异议人授权合作合同、公益慈善活动证书及感谢信、所获奖项；
3、有关原异议人及其商标产品的使用、宣传等证据（部分证据经公证）；
4、“小黄鸭”在报刊、杂志中的相关报道、百度搜索打印页；
5、相关裁定、判决；
6、申请人名下商标申请记录；
7、其他在案证据。
不予注册决定认为：被异议商标“图形”指定使用在第25类“服装；游泳衣；袜；围巾；腰带；服装绶带；浴帽；游泳帽；游泳裤；领结”商品上。原异议人引证在先注册第8814488号、第37131384号“图形”等商标核定使用在第25类“服装；鞋面；领带”等商品上。双方商标指定使用商品在商品功能用途等方面基本相同，属于类似商品。被异议商标与原异议人引证商标在构成要素及整体视觉效果等方面相近，构成近似商标。因此，双方商标已构成使用于类似商品上的近似商标，被异议商标的注册使用会造成消费者的混淆。同时经查，除本案被异议商标外，申请人还先后申请注册了八百八十余件商标，涉及第1-45类商品及服务，其中部分商标由鸭子侧面、正面或者组合图形构成。虽然申请人主张其创始人林亮先生在先有创作浮水造型的黄色橡皮鸭的玩具形象作品，但2015年起申请人将其玩具鸭子图形商标逐步演化为卡通鸭子图形商标，现申请人名下大量卡通鸭图形商标与其主张的林亮先生最初设计作品已经发生实质性的变化，且申请人还有在部分商标中标注“小黄鸭”文字的行为。申请人对其上述行为并未给出合理解释，其行为难谓正当，被异议商标的注册使用在市场上亦会造成消费者的混淆误认。申请人上述行为不仅会对商标注册秩序产生冲击，亦会影响有正当需求的市场主体依法注册使用商标，损害不特定的社会公众利益。其行为会导致相关公众对商品来源产生混淆误认，并有损于公平竞争的市场秩序，违背了《商标法》关于禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的立法精神。因此，被异议商标的注册申请不应予以核准。原异议人称被异议商标的注册使用侵犯其著作权，并且违反《商标法》第十条第一款第（七）（八）项、第三十二条相关规定等证据不足。依据《商标法》第三十条、第三十五条规定，我局决定：被异议商标不予注册。
申请人复审的主要理由：1、被异议商标与各引证商标未构成使用在类似商品上的近似商标。2、被异议商标由申请人独创，与申请人公司创始人林亮先生设计的卡通鸭子未产生实质性变化。3、林亮先生素有“小黄鸭之父”的美誉，二者已形成对应关系，被异议商标的注册未构成不正当竞争。综上，请求核准被异议商标注册。
申请人向我局提交了以下证据：在先著作权证明；节目视频截屏；参展证明；媒体报道；品牌介绍；国图检索报告；在先判决、决定；经销合同及发票、获奖证明等证据。
原异议人在规定期限内提交了意见，请求不予核准被异议商标注册。
经复审查明：1、被异议商标由申请人于2022年9月8日申请注册，于2023年5月20日初步审定，指定使用在第25类“服装；游泳衣；袜；围巾；腰带；服装绶带；浴帽；游泳帽；游泳裤；领结”商品上。原异议人在异议期限内对其提出了异议申请，经异议决定在其指定的全部商品上（以下称复审商品）不予注册。
2、引证商标一至六早于被异议商标提出注册申请并获准注册，核定使用在第25类服装等商品上，现均为在先有效注册商标。
3、至本案审理时，申请人名下共申请注册了892件商标（自2021年07月21日后申请注册的商标均与共有人共同申请注册，有700余件），涉及第1-45类商品、服务。
申请人最早的注册商标是2013年11月25日向商标局提出申请，商标标识为玩具鸭子造型，但自2015年起申请人将商标图形由玩具鸭子图形逐渐演变为卡通鸭子图形，并在部分商标标识中添加文字“小黄鸭”，另有2018年1月起申请的“林亮原创小黄鸭”文字商标40余件。
以上事实由商标档案及在案证据予以佐证。
我局认为，原异议人请求不予核准被异议商标注册所援引的《商标法》第七条为原则性条款，我局将根据当事人评审理由、提交的证据及案情适用《商标法》的相应实体条款审理本案。
被异议商标指定使用的服装等商品与引证商标一至六核定使用的商品属于同一种或类似商品。被异议商标与引证商标一至六在图形整体外观、视觉效果等方面相近，双方商标共存于市场易使消费者混淆误认商品来源，已构成使用在相同或类似商品的近似商标。
《商标法》第四十四条第一款规定的“其他不正当手段取得注册”主要是指，系争商标注册人在申请注册商标的时候，以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的情形。本案中，原异议人提交证据可知，其自2010年起至今一直持续将黄色卡通鸭子商标使用在广告宣传及各类产品上，申请人有知晓的可能。依据我局查明事实3可知，申请人名下共申请注册了880余件商标（自2021年07月21日后申请注册的商标均与共有人共同申请注册，有700余件），涉及第1-45类商品、服务。申请人最早的注册商标是2013年11月25日向商标局提出申请，商标标识为玩具鸭子造型，但自2015年起申请人将商标图形由玩具鸭子图形逐渐演变为卡通鸭子图形，并在部分商标标识中添加文字“小黄鸭”，另有2018年1月起申请的“林亮原创小黄鸭”文字商标40余件。现申请人名下大量卡通鸭图形商标与其主张的林亮先生最初设计作品已经发生实质性的变化，申请人对其上述行为并未给出合理解释，其行为难谓正当，被异议商标的注册使用在市场上亦会造成消费者的混淆误认。申请人上述行为不仅会对商标注册秩序产生冲击，亦会影响有正当需求的市场主体依法注册使用商标，损害不特定的社会公众利益。其行为会导致相关公众对商品、服务来源产生混淆误认，并有损于公平竞争的市场秩序，违反了诚实信用原则。因此，关于申请人上述大量注册商标的行为应参照《商标法》第四十四条第一款不得“以其他不正当手段取得注册”之规定予以制止。
原异议人主张在先著作权。本案被异议商标与原异议人主张的作品在隔离观察的状态下容易导致混淆误认，但尚未构成实质性近似，故对其该主张不予支持。
《商标法》第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定旨在保护在先使用的未注册商标。本案中，原异议人提交的在案证据不足以证明被异议商标注册申请日前，其已在服装等相同或类似商品上对与被异议商标相同或近似的商标进行使用并使之有了一定影响，故被异议商标的申请注册未违反《商标法》第三十二条后半段规定。
《商标法》第十条第一款第（七）项“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或产地产生误认”之规定系指商标标识本身带有欺骗性，易造成产地、质量等特点的误认，不宜作为商标使用。本案中，被异议商标本身并未带有欺骗性，将其作为商标使用不会使消费者对质量等特点产生误认，未构成《商标法》第十条第一款第（七）项所指情形。
《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的标志主要是指对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响的标志。本案原异议人所述理由不属于该条款所指情形，且本案被异议商标本身并没有对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。因此，被异议商标不属于《商标法》第十条第一款第（八）项所指情形。
原异议人还主张被异议商标违反了《商标法》第四条规定，因本案适用《商标法》其他规定可保护原异议人在先合法权益，不再适用该规定进行审理。
综上，申请人所提复审理由不成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十四条第一款、第三十五条第三款、第三十六条的规定，我局决定如下：
被异议商标在复审商品上不予核准注册。
申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2025年05月22日
