申请人:德克斯户外用品有限公司
委托代理人:永新专利商标代理有限公司
被申请人:江苏翔升嘉贸易有限公司
申请人于2024年2月7日对第47934829号“SUNUGG-AU”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:申请人“UGG”及其系列商标已在中国注册并广泛使用,在相关公众中已具有较高知名度与影响力。争议商标与申请人第6379162号“UGG”商标(以下称引证商标一)、第9284821号“UGG”商标(以下称引证商标二)、第9992864号UGG”商标(以下称引证商标三)构成相同或类似服务上的近似商标,争议商标的注册使用易导致消费者的混淆。申请人第880518号“UGG”商标(以下称引证商标四)在争议商标申请日前已被认定为“鞋”商品上的驰名商标,争议商标构成对申请人驰名商标的摹仿,其注册使用将误导公众,损害申请人合法利益。被申请人明知申请人“UGG”商标仍在与申请人驰名商品密切相关的第25、35类商品/服务上申请与其相近的商标,构成以其他不正当手段获得商标注册的恶意行为,被申请人及其关联公司明知其商标侵犯申请人商标专用权,仍继续使用与“UGG”相近的商标销售推广鞋履产品并突出使用“UGG”,构成恶意侵权的加重情节,争议商标的注册难谓正当。综上,申请人依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第十三条、第三十条、第四十四条第一款相关规定,请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据(光盘):UGG生产订单证明、销售证明;UGG产品进口报关单、发票、货物包装单据;“UGG”商标授权使用书;“UGG”线下零售店开业媒体报道、部分零售店照片;申请人子公司出具的2009-2017年UGG产品及销售证明;营销合同;广告合同及发票;国家图书馆出具的“UGG”在中国公开出版报纸和期刊中的检索报告;“UGG”商标受保护记录;被申请人及其关联公司工商登记信息;被申请人关联公司拼多多店铺;被申请人商标申请记录;在先裁决等。
被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明:
1. 争议商标由被申请人于2020年7月9日申请注册,2021年3月21日核准注册,核定使用在第35类“卫生制剂零售或批发服务”等服务上。
2. 引证商标一至四于争议商标申请日前核准注册,分别核定使用在第35类“进出口代理;商业信息;会计”等服务和第25类“鞋;衣服”等商品上,现均为申请人有效注册商标。
3. 引证商标四在商标驰字[2011]639号文件中被认定为“鞋”商品上为相关公众所熟知的商标。
以上事实有商标档案及申请人提交的证据在案佐证。
我局认为,根据当事人的理由、事实和请求,本案的焦点问题为:
一、争议商标的注册是否属于《商标法》第三十条所指情形。
争议商标核定使用的“卫生制剂零售或批发服务”服务与引证商标一、二、三核定使用的服务不属于类似服务,争议商标在该项服务上与引证商标一、二、三未构成类似服务上的近似商标。
争议商标与引证商标一、二、三在字母构成、呼叫等方面相近,构成近似标识。争议商标核定使用的除“卫生制剂零售或批发服务”以外的服务与引证商标一、二、三核定使用的“进出口代理;商业信息;会计”等服务属于同一种或类似服务,争议商标与引证商标一、二、三若共存于市场,易造成相关公众的混淆误认,已构成《商标法》第三十条所指使用在同一种或者类似服务上的近似商标。
二、争议商标的注册是否属于《商标法》第十三条第三款所指情形。
鉴于我局认定争议商标在除“卫生制剂零售或批发服务”以外的服务上已适用《商标法》第三十条的规定对申请人在先权利予以保护,故以下仅针对争议商标在“卫生制剂零售或批发服务”服务上能否获准注册适用《商标法》第十三条第三款进行审理。
综合申请人提交的在案证据,未能全面反映其“UGG”商标的持续使用、销售情况及销售区域、市场占有率、地域范围、行业排名等情况,不能证明在争议商标申请注册日之前该商标已为消费者所熟知,且争议商标核定使用的“卫生制剂零售或批发服务”服务与申请人赖以知名的“鞋”商品在性质上差距甚远,因此消费者一般不会认为双方商品和服务在实际市场使用中存在某种特定的联系。争议商标的注册和使用不致误导消费者,并致使申请人的利益可能受到损害,未构成《商标法》第十三条第三款所指情形。
此外,申请人提交的在案证据尚不足以证明被申请人存在者非以使用为目的大量或多次抢注商标等行为,且被申请人关联公司的商标注册及使用行为不能当然延及被申请人,故争议商标的注册未构成《商标法》第四十四条第一款规定的上述情形。申请人其他理由缺乏事实和法律依据,我局均不予支持。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十五条第一款、第二款、第四十六条和《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定,我局裁定如下:
争议商标在“卫生制剂零售或批发服务”服务上予以维持,在其余服务上予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2025年01月20日