申请人：伊洁维股份有限公司
委托代理人：贝克麦坚时知识产权代理（北京）有限公司
被申请人：广州宝洁（国际）有限公司
委托代理人：汕头市潮南区嘉信商标代理事务所
申请人不服我局商评字（2019）第0000076586号《关于第16056837号“BANANA BOAT及图”商标无效宣告请求裁定书》，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院作出（2019）京73行初10103号行政判决书，判决撤销被诉裁定，并责令我局重新作出裁定。我局不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院作出（2022）京行终4130号行政判决书，判决驳回我局上诉，维持原判，该判决已发生法律效力。我局依法重新组成合议组进行了审理。
北京知识产权法院判决认为，首先，争议商标核定使用的商品与申请人在第3类商品上在先注册的第11340586号“BANANA BOAT及图”商标、第1196179号“BANANA BOAT”商标、第6156938号“香蕉船”商标（以下分别称引证商标一至三）核定使用的商品未构成类似商品，申请人亦未提交充分的证据证明各引证商标经使用具有一定知名度从而可以突破区分表、扩大保护范围，故争议商标与各引证商标未构成使用在相同或类似商品上的近似商标。申请人提交的证据不足以证明其在争议商标核定使用商品或与其类似的商品上将“BANANA BOAT及图”标识在先于中国大陆地区进行了实际使用。故，争议商标未构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。现有证据不足以证明争议商标的申请注册违反了《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项、第四十四条第一款的规定。其次，申请人主张其对“BANANA BOAT及图”（同引证商标一图形）享有著作权，该标识具有一定的独创性，属于我国著作权法保护的美术作品。行政阶段申请人提交了其在先“BANANA BOAT”/“香蕉船”/“BANANA BOAT及图”在世界各地的注册和使用情况，以及中文媒体相应的报道、期刊文章等，诉讼阶段提交了经公证认证的著作权声明、商标档案、年度报告等，证明申请人可以作为利害关系人对涉案美术作品主张著作权。争议商标申请日前，申请人已将包含上述图形的标识注册为商标，可以认定被申请人具有接触该美术作品的可能性。争议商标与该图形文字构成、设计要素、图形表现形式、视觉效果上几乎完全一致，构成实质性近似，在此情况下，被申请人未经许可申请注册包含有涉案美术作品的争议商标，损害了申请人所主张的在先著作权。
北京市高级人民法院判决认为，涉案作品的独创性主要体现为字母的书写方式以及图形的艺术设计，涉案作品构成著作权法意义上的作品。根据申请人提交的商标注册证、中文媒体宣传、期刊文章、经公证认证的著作权声明等证据，在无相反证据的情况下，可以证明申请人为涉案作品的利害关系人。争议商标与涉案作品相比较，在字母构成、书写方式、图形设计、整体视觉效果等方面基本相同，已构成实质性近似。被申请人未对争议商标的设计情况提供相关证据进行说明，上述实质性相似难谓巧合。此外，申请人在争议商标申请日之前对涉案作品作为商标在相关商品上进行了宣传使用，被申请人具有接触到涉案作品的可能性。因此，争议商标的注册违反了2013年《商标法》第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”的规定。
经审理查明：1、争议商标由被申请人于2014年12月30日提出注册申请，2017年6月20日在异议申请中被决定该商标准予注册，并刊登于第1563期《商标公告》，其核定使用商品为第3类香精油、牙膏、干花瓣与香料混合物（香料）、动物用化妆品商品，其商标专用期至2026年4月27日止。2021年6月25日，该商标在撤销连续三年停止使用注册商标申请中被决定撤销注册，撤销公告刊登于第1768期《商标公告》。
2、引证商标一至三均于争议商标申请日之前向商标局提出注册申请并获准注册，分别核定使用于第3类肥皂、清洁制剂、抛光制剂、研磨材料、晒后乳液、防晒剂、防晒液、护肤霜(化妆品)、护肤液(化妆品)等商品上。至本案审理时，均为申请人名下的在先有效注册商标。
以上事实有商标档案在案予以佐证。
根据法院判决，我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。
申请人请求宣告争议商标无效援引的2013年《商标法》第七条、第九条为原则性条款，其实质内涵已体现在2013年《商标法》相关实体条款之中。因此，我局将根据当事人的具体评审理由、在案证据等情况适用2013年《商标法》的相关实体条款对本案进行审理。
一、关于争议商标与引证商标一至三是否构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标，我局认为，争议商标核定使用的商品与引证商标一至三核定使用的商品在商品的功能用途、销售场所等方面存在一定差异，不属于同一种或类似商品。故，争议商标与引证商标一至三未构成使用于同一种或类似商品上的近似商标。
二、关于争议商标是否损害了申请人所主张的在先著作权，我局认为，本案申请人主张享有著作权的涉案作品具有独创性，构成著作权法意义上的作品。根据申请人提交的商标注册证、中文媒体宣传、期刊文章、经公证认证的著作权声明等证据，在无相反证据的情况下，可以证明申请人为涉案作品的利害关系人。争议商标与涉案作品在图形设计、整体视觉效果等方面基本相同，已构成实质性近似。被申请人未对争议商标的设计情况提供相关证据进行说明，上述实质性相似难谓巧合。此外，申请人在争议商标申请日之前对涉案作品作为商标在相关商品上进行了宣传使用，被申请人具有接触到涉案作品的可能性。因此，争议商标的注册违反了2013年《商标法》第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”的规定。
三、关于争议商标是否违反《商标法》第三十二条抢注之规定，我局认为，申请人提交的证据部分不足以证明其在争议商标申请日之前在与争议商标核定使用商品相同或类似的商品上在中国大陆在先使用与争议商标相同或近似的商标，且经过使用已具有一定影响。故，争议商标的注册未构成《商标法》第三十二条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。
另，本案争议商标并非带有欺骗性的标志，亦非有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志，尚无证据证明争议商标的注册和使用易造成相关公众对商品的质量等特点产生误认或产生不良的社会影响。因此，申请人关于争议商标的注册违反2013年《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项的主张缺乏事实依据，我局不予支持。关于争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第四十四条第一款之规定，我局认为，鉴于本案申请人权益已通过《商标法》第三十二条予以保护，故，本案不再对是否违反2013年《商标法》第四十四条第一款予以评述。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十二条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2024年01月13日
