申请人：天大药业（珠海）有限公司
委托代理人：北京高沃国际知识产权代理有限公司
被申请人：广州托恩医药科技有限公司
申请人于2021年08月27日对第17205542号“托恩”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、被申请人为职业商标抢注人，除争议商标外，被申请人还大量仿冒他人在先知名品牌进行商标抢注和囤积，且多件处于售卖中，明显超出正常的经营需要，具有牟取不正当利益的恶意，造成了不良影响，已构成“以不正当手段取得注册”情形。二、争议商标与申请人第1234209号“托恩”商标、第6522106号“托恩”商标（以下分别称引证商标一、二）构成类似商品上的近似商标。三、在争议商标申请日前，申请人“托恩”系列商标已具有一定知名度和影响力。被申请人与申请人同地域、同行业，对申请人在先“托恩”品牌理应知晓，其申请注册争议商标系恶意抢注。四、“托恩”由申请人臆造，具有显著性，且经申请人大量的宣传和使用已具有一定知名度，为相关公众所熟知。争议商标系对申请人在先引证商标二的复制，易误导公众，致使申请人的利益可能受到损害。五、被申请人申请注册商标系不正当竞争行为，违反了诚实信用原则。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第七条、第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项、第十一条、第十三条第一款、第十三条第三款、第十五条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条及《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下称《反不正当竞争法》）第二条规定，请求对引证商标二给予驰名商标保护，并宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据：
1、被申请人企业信息、商标注册情况及注册行为识别报告；
2、在先不予注册决定书、无效宣告裁定书；
3、申请人企业经营资质证书、所获荣誉；
4、申请人载有引证商标产品的相关证书；
5、关于申请人托恩产品的临床应用文献资料；
6、申请人托恩产品的销售合同、出库单、发票及回款证明；
7、申请人财务审计报告及纳税证明；
8、申请人广告宣传发票及付款详情、品牌宣传材料；
9、申请人维权成功案例裁定书、决定书。
被申请人答辩的主要理由：一、争议商标与申请人系列引证商标不构成类似商品上的近似商标，且申请人提交的证据不足以证明争议商标易使相关公众产生误认，以及引证商标已具有知名度。二、被申请人申请注册商标不具有恶意，申请人该项主张缺乏事实依据。三、争议商标由被申请人独创，不存在复制、摹仿申请人商标及傍名牌的主观恶意，未违反诚实信用原则。综上，请求维持争议商标注册。
我局将被申请人的答辩材料寄送给申请人，申请人提出了质证意见，与无效宣告理由基本一致，且补充提交了不予注册决定书、“托恩”驰名商标认定书等证据。
经审理查明：1、争议商标由被申请人于2015年6月15日提出注册申请，2016年8月28日获准注册，核定使用在第10类医用测试仪、外科手术刀、医疗器械和仪器、牙科设备和仪器、理疗设备、医用激光器、医用电热垫、助听器、奶瓶、避孕套商品上。
2、引证商标一、二均由申请人所有，早于争议商标申请日前获准注册，分别核定使用在第5类片剂、人用药等商品上，现均为在先有效商标。
3、除本案争议商标外，被申请人还在第3类、第5类、第10类等商品上申请注册了第19187634号“葫芦小金刚”商标、第19374827号“比智高”商标、第20215011号“维得小丸子”商标、第20999465号“泰诺康宝”商标、第31744890号“拜尔联邦”商标等近50件。
上述事实有商标档案及申请人提交的证据在案佐证。
本案中，争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题仍适用2019年《商标法》。申请人援引的《商标法》第四条、第七条以及《反不正当竞争法》第二条规定的精神已体现在2013年《商标法》的具体条款中，我局将适用2013年《商标法》的相应具体条款审理本案。
我局认为：一、本案中争议商标在我局作出的商评字[2018]第0000147036号无效宣告请求裁定中认定：争议商标与引证商标二未构成同一种或类似商品上的近似商标，争议商标的注册未构成以不正当手段抢先注册申请人在先使用并具有一定影响的商标之情形，亦不会造成社会不良影响，故未违反《商标法》第十条第一款第（八）项、第三十条、第三十二条规定，该裁定已生效。依据《中华人民共和国商标法实施条例》第六十二条规定：“商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请”，本案亦无新的事实足以推翻上述裁定，因此，我局对于申请人基于《商标法》第十条第一款第（八）项、第三十条（仅涉及引证商标二）、第三十二条规定宣告争议商标无效的请求予以驳回。
二、《商标法》第四十四条第一款所指“其他不正当手段”是指欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源等情形。根据我局查明事实，除本件争议商标外，被申请人还先后申请了近五十件商标，其中包括“比智高”、“安琪纽特”、“泰诺康宝”、“拜尔联邦”等与他人保健品、医药品牌相同或近似的商标。本案中，争议商标完整包含了申请人在先注册的“托恩”商标。被申请人为医药科技公司，对申请人字号及行业知名度理应知晓，其在与申请人主营业务相关的商品上申请注册争议商标的行为明显属于对于他人商标的复制、摹仿，违反了诚实信用原则。被申请人的该种注册行为明显具有不正当利用他人商誉谋取非法利益的目的，扰乱了正常的商标注册管理秩序，且易误导消费者，并有损于公平竞争的市场秩序及社会公共利益。因此，争议商标的注册违反了《商标法》第四十四条第一款规定。
三、争议商标由中文“托恩”构成，其与引证商标一在文字构成方面相同，两商标难以区分，构成近似商标。争议商标核定使用的医用测试仪、外科手术刀等商品与引证商标一核定使用的片剂、医药制剂等商品在功能用途、销售渠道及场所等方面相近，属于关联商品。双方商标若并存于上述商品上易使相关公众对商品来源产生混淆或误认，已构成《商标法》第三十条所指情形。
四、本案中，申请人提交的证据不足以证明其引证商标二于争议商标申请注册日前已在第5类人用药、医药制剂等商品上具有较高知名度，为相关公众所熟知。因此，申请人请求认定引证商标二具有较高知名度，并依据《商标法》第十三条第一款、第三款规定宣告争议商标无效的主张不能成立。
五、申请人提交的在案证据不能证明在争议商标申请注册前，被申请人基于商事业务往来理应知晓申请人商标。因此，被申请人注册争议商标未违反《商标法》第十五条规定。
六、申请人提交的在案证据不能证明争议商标的注册易导致消费者对商品的功能、用途等特点或者产地产生混淆、误认，故争议商标不属于《商标法》第十条第一款第（七）项所指情形。
另，申请人虽然援引了《商标法》第十一条规定反对争议商标注册，但并未提出具体事实和理由，故我局对其不予评述。申请人其他理由缺乏事实和法律依据，我局均不予支持。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十四条第一款、第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2022年12月19日
