申请人：陕西博耐威润滑科技有限公司
委托代理人：北京高沃国际知识产权代理有限公司
原异议人：宝马股份公司
委托代理人：北京市君合律师事务所
申请人不服我局(2020)商标异字第0000060711号不予注册决定，于2020年07月15日向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。
原异议人主要异议理由：原异议人注册使用在第12类的第784348号“宝马”商标（以下称引证商标一）、国际注册第921605号“宝马”商标（以下称引证商标二）、第282195号“BMW”商标（以下称引证商标三）、第282196号图形商标（以下称引证商标四）是驰名商标，请求予以认定。被异议商标构成对原异议人在第12类上已注册的引证商标一、二、三、四的摹仿和翻译。被异议商标与原异议人在第4类商品上注册的国际注册第663925号“BMW”商标（以下称引证商标五）、国际注册第673219号图形商标（以下称引证商标六）、国际注册第955419号图形商标（以下称引证商标七）、国际注册第1241163号图形商标（以下称引证商标八）构成使用在相同或类似商品上的近似商标。被异议商标侵犯了原异议人及其在华子公司的在先字号权。申请人的行为违反诚实信用原则和公认的商业道德，扰乱市场竞争秩序和商标注册管理秩序，容易造成不良社会影响。请求依据《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（八）项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定，对被异议商标不予核准注册。
原异议人向我局提交了以下主要证据（光盘）：1、年报；2、商标注册证；3、公证书；4、获奖证书；5、杂志；6、裁定书；7、宣传材料；8、媒体报道；9、报刊；10、照片；11、驰名商标的批复；12、判决书等。
不予注册决定认为：被异议商标“BNW及图”指定使用商品为第4类“传动带防滑剂、工业用油脂”等。原异议人引证在先经马德里国际注册并领土延伸至中国受保护的第955419号、第1241163号“图形”商标核定使用于第4类“工业用油及油脂、润滑剂”等商品上，虽然双方商标指定使用商品属于类似商品，但双方商标图形在构图要素、设计风格及整体外观上存在明显区别，故双方商标未构成使用在类似商品上的近似商标。原异议人引证在先经马德里国际注册并领土延伸至中国受保护的第663925号“BMW”商标，第673219号“BMW及图”商标核定使用在第4类“工业用油及油脂、润滑剂”等商品上，双方商标指定使用商品功能用途基本相同，属于同一种或类似商品，双方商标字母构成及外观相近，已构成近似商标。因此双方商标已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，并存使用易使消费者产生混淆误认。本案中，原异议人注册并使用于第12类“机动车辆、摩拖车及其零件”商品上的“BMW”和“BMW及图”等商标曾获《商标法》第十三条保护，但本案我局已适用《商标法》第三十条的规定对异议人商标予以保护，故无需再适用《商标法》第十三条对原异议人商标给予扩大保护。
申请人复审的主要理由：被异议商标独创性极强，与原异议人的引证商标并未构成类似商品上的近似商标。被异议商标作为申请人独创商标，经过申请人大量的使用已具备了一定的知名度，已与申请人形成一一对应关系。申请人对原异议人提出驰名商标认定请求不予认可，且原异议人提供的相关证据材料存在重大瑕疵，不足以证明在被异议商标申请注册前其引证商标达到驰名的程序。被异议商标与原异议人的字号差异明显。被异议商标的注册不会造成公众混淆，更未破坏公平竞争的市场秩序以及社会主义道德风尚，并未带有欺骗性，不易使公众对商品的质量等特点产生误认。被异议商标未违反《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（八）、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定。请求对被异议商标准予注册。
原异议人提交的意见与主要异议理由基本一致。
经复审查明：1、被异议商标由申请人于2018年7月3日提出注册申请，指定使用在第4类工业用油脂、燃料油、润滑剂等商品上。
2、引证商标一、二、三、四于被异议商标申请日前获准注册，核定使用在第12类车辆等商品上，现均为有效注册商标并为原异议人所有。
3、引证商标五、六、七、八于被异议商标申请日前获准注册，核定使用在第4类工业用油及油脂、润滑剂等商品上，现均为有效注册商标并为原异议人所有。
以上事实有商标档案在案佐证。
我局认为，原异议人所提《商标法》第七条的规定在《商标法》具体条款中已有体现，我局适用《商标法》具体条款对本案进行审理。
《商标法》第四条是关于商标专用权的主体和取得商标专用权的途径之规定，申请人关于被异议商标的申请注册违反该条款规定的主张，缺乏事实依据，我局不予支持。
被异议商标外文识别部分“BNW”与引证商标五、六外文识别部分之“BMW”在字母构成、呼叫、排序、字形等方面相近，构成近似商标。被异议商标核定使用的润滑剂等商品与引证商标五、六核定使用的润滑剂等商品在功能、用途、消费渠道、消费对象等方面相近，属于相同或类似商品，被异议商标与引证商标五、六共同使用在上述相同或类似商品上，易导致相关公众对商品来源产生混淆误认。被异议商标与引证商标五、六已构成《商标法》第三十条所指的使用在相同或类似商品上的近似商标。被异议商标与引证商标七、八在整体构成、呼叫、含义等方面有一定区别，未构成使用在类似商品上的近似商标。
本案中，鉴于我局对引证商标五、六适用《商标法》第三十条予以保护时，已考虑引证商标的知名度情况，本案无需再适用《商标法》第十三条第三款的规定。
《商标法》第三十二条所指的在先权利是指在被异议商标申请注册日前已经取得的除商标权以外的其他权利，包括字号权。本案中，被异议商标与原异议人字号尚未达到高度近似程度，从而不能认定被异议商标的申请注册或使用会使消费者将被异议商标所标识的商品与原异议人的字号相联系，从而对在先字号权人的利益可能造成损害。故对原异议人关于被异议商标的申请注册构成对其现有在先字号权损害的主张，我局不予支持。故被异议商标的注册未构成《商标法》第三十二条所指的损害他人在先权利的情形。
《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的情形是指商标标识或其构成要素有违公序良俗，易对我国社会公共利益或公共秩序产生消极、负面的影响。被异议商标不属于上述条款所指的情形，其注册未违反《商标法》第十条第一款第（八）项的规定。
《商标法》第四十四条第一款所指的以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的情形，是指在申请注册商标时向商标局采取了欺骗行为，或存在其他扰乱注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或以其他方式谋取不正当利益的手段，原异议人主张该条款缺乏充分事实依据，故我局不予支持。
综上，申请人所提复审理由不成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十五条第三款、第三十六条的规定，我局决定如下：
被异议商标在复审商品上不予核准注册。
申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2021年03月02日
