申请人:小米科技有限责任公司
委托代理人:北京尚伦律师事务所
被申请人:台湾优生股份有限公司
委托代理人:北京欧联智慧国际知识产权代理有限公司
申请人于2020年01月02日对第18422869号“澤谷 小米兔及图”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理申请人的主要理由:
1、申请人的“小米”、“米兔”商标经过大量使用和持续宣传已具有极高知名度和影响力。争议商标与申请人第10674582号“小米”商标(以下称引证商标一)、第10673990号图形商标(以下称引证商标二)已构成类似商品上的近似商标。
2、争议商标是对他人知名商标的恶意抢注,侵犯了申请人的在先商号权。
3、申请人的第8228211号“小米”商标经使用已经被认定为驰名商标,争议商标的注册使用,损害了申请人的驰名商标权益。
4、被申请人具有一贯抢注、模仿申请人及他人知名商标的主观恶意,多次注册与申请人“小米”、“米兔”商标近似的商标,其利用申请人引证商标的市场影响力为自己谋取交易机会,从而获得不当利益,其行为违反了诚实信用原则,严重扰乱了市场经济秩序和商标管理秩序。
综上,申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第七条、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定,宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据(以光盘形式提交):
1、申请人企业简介、“小米”商标最早使用证据、产品销售发票及广告宣传等证据;
2、申请人商标注册情况及商标管理制度等;
3、在先案例裁定书等;
4、申请人财务审计报告、统计证明、纳税证明、海关出口证明、行业协会证明、广告审计报告、所获荣誉及著作权等证书等。
被申请人答辩的主要理由:争议商标为被申请人独创,并非抄袭他人商标,与引证商标一、二未构成使用在相同或类似商品上的近似商标,且申请人商标在核定使用商品上不具有知名度,其关于争议商标的注册使用损害驰名商标的主张不应予以支持。被申请人注册争议商标不具有主观恶意,申请人提交的证据不能予以采信。因此,争议商标应予维持。
被申请人提交了以下主要证据(均为复印件):
1、争议商标转让证明;
2、有关被申请人商标的异议决定书;
3、引证商标一商标信息;
4、被申请人商标在各国家和地区的注册证明、作品登记证书等;
5、被申请人商标使用证据;
6、优尼科设计公司相关起诉状等证据。
申请人质证时坚持其主要的理由。
经审理查明:
1、争议商标由优尼科设计公司于2015年11月25日申请注册,指定使用在第10类口罩、奶嘴等商品上,经我局异议裁定准予注册,注册公告日期为2019年3月14日,商标专用期自2017年9月14日至2027年9月13日。2020年7月27日,争议商标经我局核准转让给台湾优生股份有限公司,即本案被申请人。
2、至本案审理时,引证商标一在我局连续三年未使用审理程序中,引证商标一、二均为有效的在先注册商标,商标注册人为本案申请人,分别指定使用在第10类口罩、奶瓶等商品上。
3、至本案审理时,争议商标原注册人优尼科设计公司在第3、5、10、11、43、44等多个类别的商品及服务上申请注册了140余件商标,包括多件含有文字“小米兔”、“小米鸡”、“小米熊”的商标。另有部分含文字“小米兔”的商标已转让给本案被申请人。
以上事实有相关商标档案及申请人提交证据在案佐证。
本案中,争议商标获准日期为2019年3月14日,故本案相关实体问题应适用2013年《商标法》,相关程序问题适用2019年《商标法》。
我局认为,鉴于《商标法》第七条是总则性条款,是对商标注册与使用的合法性要求,其精神已体现在其它具体条款之中,故依据当事人的申请理由及在案证据,本案的焦点问题为:
1、争议商标与引证商标一、二是否构成2013年《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。
争议商标由文字“澤谷 小米兔”及图形组合构成,完整包含引证商标一文字“小米”,已构成近似。争议商标指定使用的口罩、奶嘴等商品与引证商标一核准使用的口罩、奶嘴等商品属于同一种或者类似商品。故争议商标与引证商标一共存于市场易引起消费者的混淆误认,已构成2013年《商标法》第三十条所指使用在类似商品上的近似商标。
争议商标与图形部分与引证商标二图形区别明显,且争议商标整体呼叫及含义亦和引证商标二不同,二者未构成使用在类似商品上的近似商标。
2、争议商标的注册使用是否违反2013年《商标法》第十三条第三款的规定。
由于申请人在与争议商标指定使用的类似商品上已有在先注册的引证商标一,且我局已经依据2013年《商标法》第三十条给予申请人引证商标法律保护,故本案不再适用2013年《商标法》第十三条的规定进行审理。
3、争议商标的注册是否损害了申请人的在先商号权,从而违反2013年《商标法》第三十二条的规定。
商标与商号的权利性质不同,在商业活动中发挥的功能也不同,因此,在认定系争商标是否侵犯他人在先商号权时,通常要求系争商标与他人在先商号相同或基本相同。本案中争议商标“澤谷 小米兔及图”与申请人商号“小米”未构成相同或基本相同,尚不能认定争议商标的注册与使用易导致相关公众产生混淆。故申请人关于争议商标的注册侵犯其在先商号权的主张缺乏事实依据,我局不予支持。
4、争议商标的注册使用是否违反2013年《商标法》第四十四条第一款的规定。
申请人提交的在案证据表明其“小米”商标在争议商标申请注册前已进行使用和宣传,并具有一定知名度。争议商标文字部分“澤谷 小米兔”完整包含了申请人“小米”商标,除非被申请人及商标原注册人可以合理解释争议商标的渊源,否则争议商标与申请人“小米”商标近似难谓巧合。至本案审理时,争议商标原注册人优尼科设计公司在第3、5、10、11、43、44等多个类别的商品及服务上申请注册了140余件商标,包括多件含有文字“小米兔”、“小米鸡”、“小米熊”的商标。另有部分含文字“小米兔”的商标已转让给本案被申请人。我局认为,争议商标原注册人上述行为已明显超出正常的生产经营需要,具有明显的复制、抄袭及摹仿他人商标的恶意,其行为将导致相关消费者对商品来源产生误认,扰乱正常的商标注册管理秩序,并损害公平竞争的市场秩序。故争议商标的注册已构成2013年《商标法》第四十四条第一款规定的以其他不正当手段取得注册的情形。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《商标法》第三十条、第四十四条第一款、2019年《商标法》第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年11月12日