申请人:上海不列颠英国外籍人员子女学校
委托代理人:北京泛华伟业知识产权代理有限公司
被申请人:大不列颠百科全书有限公司
委托代理人:北京铸成联合知识产权代理有限公司
申请人于2018年07月20日对第12893179号“Britannica”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:
申请人在第41类教育服务上对“BRITANNICA”商标享有在先使用权,经过使用在相关公众已经具有一定影响力,争议商标是对申请人商标的恶意抢注。争议商标属于不当注册,具有欺骗性,容易使相关公众对服务来源产生误认,具有不良社会影响。综上,申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第十条第一款第(七)项、第十条第一款第(八)项、第三十二条、第四十四条第一款的规定,宣告争议商标无效。
被申请人答辩的主要理由:
申请人在第41类教育服务上未就“BRITANNICA”提交过商标注册申请,对“BRITANNICA”不具有在先权利,并且申请人未提交商标的在先使用证据。争议商标的申请注册出自被申请人的实际业务发展需要。早在申请人成立之前,被申请人已将争议商标广泛使用在指定服务上,并已在世界范围内获得了一定的知名度和影响力。争议商标的注册和使用不会导致相关公众对服务来源的误认,更不会产生任何不良社会影响。综上,被申请人请求维持争议商标的注册。
被申请人提交了以下主要证据(光盘):
1、申请人名下商标申请在商标局网站的查询结果;
2、被申请人“BRITANNICA”系列商标在中国的注册档案;
3、百度百科对被申请人的介绍页面截图;
4、百度百科对《不列颠百科全书》的介绍页面截图;
5、北京大学图书馆网站对《不列颠百科全书》网络版的介绍页面截图;
6、《不列颠百科全书》使用手册;
7、《不列颠百科全书》网络版使用宣传册;
8、被申请人出版的“BRITANNICA”系列图书使用宣传册;
9、被申请人“BRITANNICA”系列图书在各大网站销售平台进行销售的页面截图;
10、被申请人“BRITANNICA”系列图书的网络媒体报道页面截图;
11、被申请人“BRITANNICA”系列产品/服务所获奖项的图片。
被申请人逾期于2019年4月24日向我局补充提交了如下主要证据:“BRITANNICA”官方网站及产品图片;2015-2018年中国大百科出版社向被申请人支付版权使用费的汇款单;广告推广宣传资料;被申请人出席新闻论坛和其他论坛会议的图片。
经审理查明:争议商标由被申请人于2013年7月10日提出注册申请,指定使用在第41类学校(教育)等服务上,于2014年11月28日获准注册。
依据当事人陈述及查明的事实,我局认为:
《商标法》第三十二条规定的“申请商标注册……也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”旨在保护在先使用并具有一定影响的未注册商标所有人的权利,该项规定适用的前提是系争商标指定使用的服务与申请人在先使用商标的服务构成相同或类似,本案中,申请人未提交证据证明其已在与争议商标指定使用的学校(教育)等相同或类似服务上在先使用了“BRITANNICA”商标并使其具有一定影响。故争议商标的申请注册未违反上述条款之规定。另,鉴于申请人在本案中并未主张除商标权外的其他何种在先权利,故争议商标的申请注册未构成《商标法》第三十二条所指的侵犯他人现有在先权利的情形。
《商标法》第十条第一款第(七)项禁止的是商标标识本身具有欺骗性,易使公众对其所指定商品的质量等特点产生误认的商标注册,本案争议商标的注册不属于此类情形。
《商标法》第十条第一款第(八)项禁止的是对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的商标注册,本案争议商标的注册不属于此类情形。
《商标法》第四十四条第一款所要禁止的是扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源等商标的注册行为。本案争议商标的注册亦不属于此类情形,故申请人的该项主张不能成立。
综上,申请人无效宣告理由不成立。
依照《商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以维持。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2019年08月20日