申请人:广东益利安消防材料有限公司
委托代理人:深圳市精英商标事务所
被申请人:深圳市南方益利安阻燃消防材料有限公司
申请人于2018年12月24日对第11711864号“南海益利安 NHYLA”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标与申请人获得许可使用的第4443766号“益利安YLA及图”商标(以下称引证商标一)、第7768916号“益利安YLA及图”商标(以下称引证商标二)构成使用在类似商品上的近似商标。二、争议商标与申请人商号高度近似,侵害了申请人的在先商号权,易造成相关公众对商品的误认。三、申请人与被申请人属于同行,共处一地,被申请人对申请人的知名度理应知晓,其注册具有傍名牌的恶意。 申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第七条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款等相关规定的规定,宣告争议商标的注册无效。
申请人向我委提交了以下主要证据(光盘):1、引证商标一和二注册信息、商标使用许可及备案通知书;2、申请人主体资格、宣传册、官网介绍及获得的荣誉资质;3、产品检验报告、产品合格证及防伪标识;4、销售合同及发票等使用资料。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过第1653期《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2012年11月7日提出注册申请,2014年4月21日经核准,核定使用在第19类“石膏板;涂层(建筑材料)”商品上,有效期限至2024年4月20日。
2、在争议商标申请注册之前,两件引证商标已经在第19类“木材;半成品木材;地板;石板;建筑用嵌砖;非金属门;发光板材;非金属建筑物;建筑玻璃”等商品上获准注册,目前均为有效注册商标。引证商标一、二已许可本案申请人使用。
我局认为,本案争议商标获准注册日期早于2014年5月1日,根据法不溯及既往的原则,本案实体问题应适用2001年的《商标法》,相关程序问题适用现行的《商标法》。《商标法》第七条属于原则性条款,故本案将依据2001年《商标法》的具体条款进行审理。依据当事人的评审请求和在案证据,本案审理如下:
一、争议商标核定使用的“石膏板;涂层(建筑材料)”商品与两件引证商标核定使用的商品不属于类似商品,故争议商标与两件引证商标未构成2001年《商标法》第二十八条所指的使用在类似商品上的近似商标。
二、2001年《商标法》第三十一条关于对他人在先字号权的保护,以他人字号在系争商标申请注册前已通过使用在相关公众中具有一定知名度为基本事实依据,同时以争议商标使用的商品与字号权人提供的商品密切关联并足以导致误认为条件。申请人提交的在案证据可以证明“益利安”作为申请人字号已于2007年登记,经过使用和宣传,在其经营范围所及的防火胶合板等商品领域已经具有一定知名度,与申请人建立起了稳定联系,已经产生识别经营主体的商业标识作用。争议商标核定使用的“石膏板;涂层(建筑材料)”商品与申请人字号所及的商品在功能、用途、消费群体等方面具有一定共同性,属于具有密切关联的商品。并且被申请人与申请人同处一地,同为相同行业经营者,被申请人将文字“南海益利安”作为争议商标的主要识别部分进行注册,其中“益利安”与申请人字号完全相同,“南海”与申请人住所地所在行政区划“佛山市南海区”相同,其注册在上述具有密切关联的商品上,客观上可能会导致公众误认为冠以争议商标的商品来源于申请人或与之有关联,从而可能损害申请人作为享有在先字号权利人的利益。因此,本案可以认定争议商标的申请注册侵犯申请人在先字号权,从而违反2001年《商标法》第三十一条的规定。
三、申请人提交在案的证据不能证明争议商标系被申请人采用欺骗手段获准注册,本案仅涉及特定主体的相对权益,在案也无充分证据证明争议商标的注册存在该规定“其他不正当手段”所指扰乱商标注册秩序、损害公共利益的情形,故争议商标未构成2001年《商标法》第四十一条第一款所指以欺骗手段或其他不正当手段取得注册的情形。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2001年《中华人民共和国商标法》第三十一条、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2019年12月18日