申请人：东洋橡胶工业株式会社
委托代理人：永新专利商标代理有限公司
被申请人：东京日宏橡胶株式会社
委托代理人：北京世纪铭洋知识产权代理有限公司
申请人于2014年09月05日对第8734736号“TOYOMOTO及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求。我委依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。
申请人的主要理由，申请人是世界知名的轮胎企业，其是第3726034号“TOYO”商标（以下称引证商标）的真实所有人，申请人冠以引证商标的产品在争议商标申请日之前就已在中国得到了广泛生产和销售，引证商标在相关领域享有一定知名度。争议商标与引证商标构成类似商品上的近似商标，其注册和使用极易引起消费者的混淆。争议商标与申请人商号高度近似。被申请人恶意摹仿申请人“TOYO”商标，企图攀附申请人长久积累的商誉。争议商标是对申请人在先使用并取得一定知名度商标的恶意抢注，被申请人的行为违反诚实信用原则，必然造成消费者混淆，引起不良社会影响。被申请人还申请注册了第12351620号“TOYOMOTO及图”商标，申请人对其提出异议，商标局已作出决定对该商标不予注册。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第十条第一款第（八）项、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十五条第一款的规定，申请人请求对争议商标予以宣告无效。
申请人向我委提交了以下主要证据（复印件）：
1、申请人总公司及中国设立子公司的情况一览表及申请人公司简介；
2、申请人在中国设立的东洋轮胎张家港有限公司等营业执照；
3、《橡胶报知新闻》等关于轮胎企业世界排名情况的报道，其中申请人2013年世界排名第14位；
4、申请人经销商使用的2013年综合产品使用手册；
5、申请人申请注册商标的相关信息；
6、《名车志》等对申请人及其“TOYO TIRES”汽车轮胎的广告和新闻报道25份；
7、网络媒体关于申请人的报道；
8、东洋轮胎（上海）贸易有限公司与深圳宝安雅达汽车轮胎总汇近五年签订的经销合同及发票、包装单、客户订单、授信额度管理表等；
9、东洋轮胎（上海）贸易有限公司与北京惠尔轮胎公司近五年签订的经销合同及发票、包装单、客户订单、授信额度管理表等；
10、被申请人所销售轮胎及轮胎标签的照片；
11、对被申请人日本地址及中国地址所做的调查；
12、对被申请人网页所做的公证（原件）；
13、第12351620号“TOYOMOTO及图”商标不予注册的决定。
被申请人答辩的主要理由：争议商标的创作灵感来自日本的历史人物毛利丰元（MORI TOYOMOTO），“TOYOMOTO”代表“丰元”，其与引证商标未构成类似商品上的近似商标。包含有“TOYO”四个字母开头的多个商标被核准注册。争议商标“TOYOMOTO”为日本一常用名，已经为广大消费者知晓，其与申请人商标“TOYO”、“TOYO TIRES”在日本共存，证明争议商标与引证商标不近似。争议商标由被申请人独创，经被申请人及其关联公司持续宣传、使用，已经在消费者中具有一定知名度，不会造成混淆误认。申请人提供的证据材料不足以证明其在争议商标申请日前在中国已经具备较高知名度，相关证明没有证明力，其理由没有任何法律依据和事实基础，争议商标未摹仿申请人商标，不会引起不良影响。申请人品牌及申请人市场信誉在日本有诸多负面新闻，不值得被申请人模仿。综上，被申请人请求维持争议商标。
被申请人向我委提交了以下主要证据（复印件）：
1、被申请人轮胎销售市场分布示意图及部分相关实体店照片；
2—14、争议商标设计理念来源资料及相关解释翻译；
15—20、相关商标注册信息；
21—27、国际域名证书、质量管理体系认证证书、报关注册登记证书、对外贸易经营者备案登记表、技术出口合同登记证书、轮胎工业协会会员证书、美国专业设备市场协会会员证书；
28—43、参加展会材料；
44—47、媒体服务协议书、品牌推广服务的账单、付款证明、费用申请审核表以及相关广告页面、户外广告照片、广告发布协议、发票等；
48—54、轮胎产品认证文件及检测报告；
55—88、促销品制作合同、印刷合同、服装制作合同、标签设计合同、宣传手册设计印制合同、轮胎标签加工合同、胶带印制合同、活字块生产加工定做合同及发票、磨具开发合同、模具维修合同、费用申请审核表、付款证明等；
89—105、定牌加工协议、独家代理协议、技术转让和技术服务协议、通用合同及修订合同、品牌代理零售合同、发票等；
106—121、与巴林、斐济等其他国家的公司签订的销售合同、商业发票、装箱单等；
122、国际轮胎市场2015年第3期第4页的新闻报道；
123、申请人负面新闻介绍；
124、被申请人在日本官方登记注册的公司登记证；
125、2011年4月12日被申请人与中国公司日宏赛优（北京）国际贸易有限公司签署的商标使用许可合同等。
被申请人于2016年8月向我委补充提交了以下主要证据：
1、被申请人委托北京中恒会计师事务所出具的争议商标专项审计报告；
2—16、2011年12月—2014年5月，被申请人与青岛元通机械有限公司等签订的模具维修合同、加工定做合同、发票、付款证明等；
17—18、被申请人与广州星邦广告有限公司签订的商标设计合同及发票；
19—21、被申请人与北京金方时代科技有限公司签订的网站建设合同、网站续费协议；
22—23、被申请人与北京太地科技有限公司签订的企业品牌推广-媒体服务协议书；
24—25、被申请人与烟台鑫桥文化传媒有限公司签订的广告发布协议及发票；
26—28、被申请人与东营修军印业有限公司签订的3D轮胎图设计合同及付款凭证；
29—48、服装购销协议、承揽合同、中性笔采购合同、广告伞购销合同、委托印刷合同、工程制作合同、租赁集装箱协议、付款证明、发票等；
49—66、参加展会证据；
67、争议商标在日本获准注册的商标注册证、受理通知书；
68、委托商标注册材料等。
申请人的主要质证意见：被申请人提交的证据不足以证明被申请人商标的设计理念与“毛利丰元”之间有必然的联系。争议商标并非申请人独创设计，与引证商标构成类似商品上的近似商标。申请人的负面新闻报道并非本案涉及的轮胎商品，不会对轮胎商品造成负面影响。争议商标在日本不具有知名度，且被申请人提交的证据不具有证明力。被申请人提交的审计报告及其他合同发票等证据不能证明其为TOYOMOTO商标已支出一亿元人民币，也不能证明争议商标具备了极高的商业价值和广泛的知名度。申请人东洋橡胶工业株式会社及其带有“TOYO”的商标在轮胎商品上具有极高的知名度。申请人在欧盟、新加坡、澳大利亚均对争议商标提出了异议，均被判定异议成立，在美国被法院认定争议商标侵权成立。综上，申请人请求对争议商标予以无效宣告。
申请人在质证阶段补充提交了以下主要证据：全国企业信用信息公示系统中查找的北京中恒会计师事务所的信息；国图检索报告；欧盟、新加坡、澳大利亚对系争商标的异议裁定及美国对系争商标的侵权判决等。
我委将申请人质证意见及补充证据交换给被申请人，被申请人补充提出以下主要理由：被申请人提供的证据均为属实并且有效。被申请人提交的审计报告具备权威性。各国商标法对于近似商标的审查规定不尽相同，其他国家认定争议商标与引证商标近似与本案没有关联性。争议商标一直被被申请人持续广泛使用，未收到混淆投诉。
被申请人于2016年11月向我委补充提交以下主要证据（复印件）：
1—2、模具维修合同；
3—6、商标设计合同及付款发票、卡通形象设计合同；
7、网站续费协议；
8、最高人民法院司法观点集成。
我委经审理查明：
1、争议商标由被申请人于2010年10月12日申请注册，由商标局初步审定使用在第12类“车轮胎”等商品上，于2011年11月7日获准注册，其在“车轮；汽车”商品上的注册申请由商标局在初审阶段驳回。
2、引证商标由申请人于2003年9月22日申请注册，指定使用在第12类“车辆用轮胎；车辆内胎”商品上，于2005年7月14日获准注册，经续展专用期限至2025年7月13日。
以上事实有商标档案予以佐证。
我委认为，争议商标获准注册日期早于2014年5月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用修改前的《商标法》（以下称修改前《商标法》），本案的相关程序问题仍适用修改后的《商标法》（以下称《商标法》）。申请人请求依据的《商标法》第七条的规定，其内容已体现在《商标法》具体条款之中，我委将根据当事人的理由、事实和请求，适用相应的实体条款予以审理。
本案的焦点问题可归纳为：
一、争议商标的注册是否违反修改前《商标法》第二十八条、第二十九条之规定。
鉴于争议商标申请注册之时（2010年10月12日），引证商标早已于2005年7月14日获准注册，故本案不适用修改前《商标法》第二十九条之规定。
商标近似是指商标文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组成后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与注册商标的商品有特定的联系。判断商标近似，应当以相关公众的一般注意力为标准，既要进行整体比对，又要进行主要部分的比对。
本案中，争议商标指定使用的“车辆轮胎、补内胎用全套工具”等商品与引证商标核定使用的“车辆用轮胎”等商品在生产部门、销售渠道、消费对象等方面存在密切关联，属于同一种或类似商品。争议商标为图文组合商标，由字母“TOYOMOTO”及图形组合而成，引证商标由字母“TOYO”构成，争议商标显著认读部分“TOYOMOTO”完整包含引证商标，两者在文字构成、呼叫等方面相近，已构成近似商标。被申请人称“TOYOMOTO”一词源自于日本的一个常用人名，“TOYOMOTO”是日语“豊元”发音的直译，该商标创作灵感来自于日本战国时期真实的历史人物毛利丰元（MORI TOYOMOTO，1444-1476），但是，就中国消费者认知程度而言，“TOYOMOTO”所涉及的日本语言文化背景及日本相关历史人物并非为中国消费者广为知晓，中国消费者不会将“TOYOMOTO”与日本常用人名“豊元”或日本战国时期历史人物毛利丰元相联系。争议商标与引证商标共同使用在上述同一种或类似商品上，易使相关公众认为上述商标标识的商品来源于同一主体或者其提供者之间具有特定联系，从而对商品来源产生混淆误认。因此，争议商标与引证商标已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。
被申请人主张争议商标经过被申请人及其关联公司持续宣传使用，在消费者中具有一定知名度，不会造成相关消费者混淆、误认，可与引证商标相区分。对此，我委认为，根据被申请人提交的相关证据，证据21—27中，质量管理体系认证证书、报关注册登记证书等仅能证明被申请人具备相关资质，但并不涉及争议商标实际使用情况。证据28—43中，仅7份证据涉及被申请人参加国内展会的情况，其余证据均为被申请人参加国外展会的材料。证据44—47中，或仅有媒体服务协议，但无相应履行证据；或证据形成于域外；或未显示形成时间、争议商标。证据48—54中，轮胎产品认证文件及检测报告仅能证明产品符合相关技术要求且该证据形成于域外。证据55—88中，未涉及争议商标在汽车轮胎等商品上的使用情况。证据89—121中，仅能证明被申请人主要以委托国内公司进行定牌加工“TOYOMOTO”品牌轮胎等产品，再由被许可人日宏赛优（北京）国际贸易有限公司负责将产品销售至巴林、南非、印尼等国外地区，但无在中国大陆地区的销售情况证据。被申请人于2016年8月向我委补充提的证据中，证据1审计报告中，仅有对“TOYOMOTO”商标相关支出的明细（包括采购成本、包装标签费、商标注册费、印刷费、参展费、宣传费等），但未涉及“TOYOMOTO”轮胎等产品在中国大陆地区的销售额、销售数量、销售区域等关键数据。证据2—48未涉及争议商标在汽车轮胎等商品上的使用情况。证据49—66中，仅8份证据涉及被申请人参加国内展会的情况，其余证据均为被申请人参加国外展会的材料。被申请人于2016年11月向我委补充提交的证据中，均未涉及争议商标在汽车轮胎等商品上的使用情况。综上，被申请人提交的证据不足以证明争议商标经过被申请人及其关联公司持续宣传使用已在中国大陆地区具有较高知名度，形成稳定市场秩序，从而可以与引证商标相区分。
综上，争议商标的注册已违反修改前《商标法》第二十八条之规定。
二、争议商标的注册是否违反修改前《商标法》第三十一条之规定。
修改前《商标法》第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”。商号权为上述在先权利之一，“损害他人现有的在先商号权”系指将与他人在先登记、使用并具有一定知名度的商号相同或基本相同的文字申请注册为商标，容易导致中国相关公众混淆，致使在先商号权人的利益可能受到损害的，应当认定为对他人在先商号权的侵犯。本案中，争议商标“TOYOMOTO及图”与申请人英文商号“TOYO”尚未达到相同或基本相同之程度，争议商标的注册与使用不致使消费者将之与申请人商号相联系，进而对商品来源产生混淆误认，损害申请人的商号权。故，争议商标未构成对申请人在先商号权的损害。
修改前《商标法》第三十一条有关“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定旨在提供对在先使用并有一定影响的未注册商标的保护。本案中，鉴于引证商标为已注册商标，且本案已通过其他条款给予申请人有效救济，故我委对争议商标的注册违反上述规定之主张不予支持。
三、争议商标的注册是否违反修改前《商标法》第十条第一款第（八）项之规定。
修改前《商标法》第十条第一款第（八）项规定，有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。其中，“社会主义道德风尚”是指我国人民共同生活及其行为的准则、规范以及在一定时期内社会上流行的良好风气和习惯，“其他不良影响”是指商标的文字、图形或者其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。本案争议商标其本身并无有害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响的情形，不属于修改前《商标法》第十条第一款第（八）项所指不得作为商标使用之标志。
另，《商标法》第四十五条第一款系程序性条款，鉴于我委已适用相应的实体性条款对本案进行审理，故对于上述条款，我委不再单独评述。
商标评审采取个案审查原则，鉴于各个商标之间存在个案差别，且某个商标是否准予核准注册对其他商标的核准注册并无拘束力，因此，被申请人所述其他商标获准注册的情况不能成为本案争议商标理应予以维持的当然理由。
依据修改前《中华人民共和国商标法》第二十八条、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我委裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。
国家商标局商标评审委员会
2017年01月19日
