申请人:艾影(上海)商贸有限公司
委托代理人:北京集佳知识产权代理有限公司
被申请人:上海哆啦美儿童用品有限公司
申请人于2016年12月12日对第10847202号图形商标(以下称争议商标)提出无效宣告。我委依法受理。依据《商标评审规则》第六条规定,我委组成合议组依法进行了审理,现已审理终结。
申请人的主要理由:申请人是中国大陆唯一经过授权使用《哆啦A梦(机器猫)》形象、名称等相关权利的合法权利人,且有权处理相关法律事务。申请人已在中国申请注册多个“哆啦A梦”、“DORAEMON”及图形等相关商标。该系列商标经过申请人长期推广,在中国大陆已广为人知。争议商标与第3162509号“哆啦A梦及图”商标、第3162425号“DORAEMON及图”商标、第5227141号图形商标(以下分别称引证商标一、二、三)构成使用在类似商品上的近似商标,并存使用易引起消费者混淆、误认。争议商标侵犯了《哆啦A梦》卡通作品及卡通形象的著作权。被申请人摹仿申请人引证商标,具有牟取非法利益、进行不正当竞争的主观恶意,违反诚实信用原则。争议商标具有欺骗性、其核准注册及使用会造成不良影响。申请人历来重视品牌建设,重视知识产权的保护,申请人将继续借助法律手段对“哆啦A梦”商标进行全方位的保护。综上,依据《商标法》第七条、第十条第一款第(七)、(八)项、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款之规定,请求宣告争议商标无效。
申请人向我委提交了以下主要证据(光盘证据):
1、相关商标档案;
2、“哆啦A梦”系列商标许可使用备案通知书;
3、国际影业有限公司的注册证、简介及公证认证、周年申报表公证认证手续及其翻译件;4、“哆啦A梦”版权人为株式会社藤子•F•不二雄PRO(FUJIKO•F•FUJIO PRO Co.,Ltd.)的证明及公证认证手续复印件及翻译件;
5、株式会社藤子•F•不二雄PRO授权株式会社小学馆集英社Productions使用“哆啦A梦”相关权利的授权书及其公证认证手续及翻译件;
6、株式会社小学馆集英社Productions授权国际影业有限公司使用“哆啦A梦”相关权利的授权书及其公证认证手续复印件及翻译件;
7、国际影业有限公司授权本案申请人使用和维护“哆啦A梦”相关权利的授权书及其翻译件;
8、申请人一方与他人签订的版权授权文件及其公证认证手续及翻译件;
9、电视媒体对《哆啦A梦》的播出情况;
10、申请人部分商标注册证及“小叮当”商标在台湾的注册证;
11、部分“哆啦A梦”的使用和宣传资料及媒体报道资料;
12、申请人授权其他公司使用“哆啦A梦”的合同及相关产品照片;
13、“哆啦A梦”简介及漫画书;
14、其他案件裁定书。
我委向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我委通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明:
1、争议商标由本案被申请人于2012年4月28日申请注册,经商标局初步审定其在第25类“服装”等商品上的注册申请,后在异议程序中经商标局审查决定予以核准注册,其注册公告刊登在第1475期(2015年10月14日)《商标公告》上。现为有效注册商标。
2、引证商标一、二、三均由国际影业有限公司于争议商标申请日前申请注册,核定使用在第25类雨衣等商品上,现均为有效注册商标。
3、“哆啦A梦(机器猫)”(英文名称为“DORAEMON”)漫画作品于1969年12月1日发布,“哆啦A梦(机器猫)”(英文名称为“DORAEMON”)电视连续剧于1979年4月2日公开发表,著作权人为FUJIKO•F•FUJIO PRO Co.,Ltd.。
4、2010年1月1日,FUJIKO•F•FUJIO PRO Co.,Ltd.授权株式会社小学馆集英社Productions使用电视剧“哆啦A梦”的名称、标记、设计、标识、商标、肖像、视觉表现、衍生形象的推广和商品化权利,期限为2010年1月1日至2017年12月31日。
5、2010年1月1日,株式会社小学馆集英社Productions授权国际影业有限公司使用电视剧“哆啦A梦”的名称、标记、设计、标识、商标、肖像、视觉表现、衍生形象的推广和商品化权利,期限为2010年1月1日至2017年12月31日。
6、国际影业有限公司曾授权艾影(上海)商贸有限公司,即本案申请人,在中国大陆地区使用电视剧“哆啦A梦”的名称、标记、设计、标识、商标、肖像、视觉表现、衍生形象的推广和商品化权利,期限为2010年1月1日至2017年12月31日。
7、被申请人除注册了本案争议商标外,还申请注册了第7458952号哆啦A梦图形商标、第8005996号“七彩叮當”商标、第9243339号“麦当劳”商标、第10846997号图形商标。
以上事实有商标档案及申请人提交的在案证据予以佐证。
我委认为,《商标法》第七条属于总则性规定,我委将根据申请人的具体评审理由并适用相应的实体条款予以审理。根据当事人提出的事实和理由,本案焦点问题可归纳为:一、争议商标与引证商标一、二、三是否构成《商标法》第三十条、第三十一条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、争议商标的注册申请是否是损害了申请人的在先著作权,从而违反《商标法》第三十二条的规定。三、争议商标的注册申请是否属于《商标法》第四十四条第一款规定的情形。
关于焦点问题一,我委认为,争议商标图形与引证商标一、二显著识别图形、引证商标三图形在表现手法、设计风格、构图特点等方面均存在明显差别,整体尚可区分,未构成近似商标。因此,争议商标与引证商标一、二、三未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。
关于焦点问题二,我委认为,《商标法》第三十二条关于"申请商标注册不得损害他人现有的在先权利"的规定,其中"在先权利"包括著作权(版权)。判定系争商标的注册申请是否损害他人在先著作权,须考虑他人所述的作品(以下称涉案作品)否构成我国著作权法保护的作品、他人是否对涉案作品享有在先著作权、系争商标与涉案作品是否构成实质性近似及系争商标所有人是否存在接触涉案作品的可能等因素。就本案而言,争议商标图形与申请人所主张著作权的《哆啦A梦》卡通作品及卡通形象未构成实质性近似。因此,并无充分理由可以认定争议商标的申请注册损害了申请人的在先著作权,从而违反《商标法》第三十二条的相关规定。
关于焦点问题三,我委认为,《商标法》第四十四条第一款规定,已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。该款规定的立法精神在于贯彻公序良俗原则,维护良好的商标注册、管理秩序,营造良好的商标市场环境。在审查判断争议商标是否属于以其他不正当手段取得注册,要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。此外,依据商标法相关规定,民事主体申请注册商标,应该有使用的真实意图,以满足自己的商标使用需求为目的,其申请注册商标的行为应具有合理性或正当性。本案中,申请人提交的在案证据可以证明其利害关系人的《哆啦A梦》卡通作品在我国已具有较高的知名度。被申请人商号为“哆啦美”,系《哆啦A梦》卡通作品的主角“哆啦A梦”的妹妹,为《哆啦A梦》漫画中的卡通形象之一。被申请人经营范围为儿童用品,其消费群体与《哆啦A梦》卡通作品的相关公众具有一定关联。同时,除争议商标外,被申请人还先后申请注册了“麦当劳”、“七彩叮當”、哆啦A梦图形与知名品牌相同或相近的商标。被申请人既未提供证据证明其有使用商标的真实意图,也未能提供其商标的合理出处,且其中多数商标与他人知名品牌相近似,难谓巧合,其行为难谓正当。综上,我委认为,被申请人上述行为已明显超出正常的生产经营需要,具有明显的复制、抄袭、摹仿他人商标的故意。此种行为不仅会导致相关消费者对商品来源产生误认,更扰乱了正常的商标注册管理秩序,并有损于公平竞争的市场秩序。因此,争议商标的注册申请已构成《商标法》第四十四条第一款规定所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。
此外,申请人所提交证据尚不足以证明争议商标具有欺骗性,且争议商标亦不易使公众对服务的内容等特点或者产地产生误认,争议商标未违反《商标法》第十条第一款第(七)项的规定。
《商标法》第十条第一款第(八)项所指的“有其他不良影响”是指商标自身的构成要素对社会公共利益和公共秩序有消极、负面的影响的情形,其立法目的在于维护社会公共秩序和利益。本案中,争议商标不存在对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形,未违反《商标法》第十条第一款第(八)项的规定。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定,我委裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。
国家商标局商标评审委员会
2017年11月22日