申请人:耐克创新有限合伙公司
委托代理人:北京正见永申知识产权代理有限公司
被申请人:晋江市李睿泽鞋业有限责任公司
委托代理人:泉州市中益知识产权代理有限公司
申请人于2024年06月11日对第26580885号“NAIKELA奈克拉”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:申请人“NIKE”、“耐克”商标经过宣传和使用已具有较高知名度。争议商标与申请人的第146658号“NIKE”商标、第147619号“NIKE”商标、第4516216号“NIKE”商标、第819470号“耐克”商标、第12749584号“耐克”商标(以下称引证商标一至五)已构成同一种或类似商品上的近似商标。申请人的“NIKE”、“耐克”商标是驰名商标,争议商标的注册是对申请人驰名商标的摹仿。争议商标原注册人和被申请人大量模仿申请人及他人知名商标,具有主观恶意,违反了诚实信用原则,易造成相关公众误认。综上,请求依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第七条、第十条第一款第(七)项、第十三条、第四十四条第一款的规定,对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据(光盘形式):1、申请人商标档案信息;2、在先决定书、裁定书、判决书文件资料;3、争议商标原注册人及其关联主体信息资料;4、争议商标原注册人及其关联主体商标列表及出售信息;5、被申请人商标档案信息;6、申请人媒体报道资料、品牌价值排名信息、《全国重点商标保护名录》;7、申请人及其关联企业列表;8、申请人业绩信息、销售区域清单、专卖店列表、产品目录清单、线上销售信息、发票、销货清单;9、申请人宣传推广资料;10、申请人维权资料。
被申请人答辩的主要理由:争议商标具有自身独特的设计理念,与申请人引证商标区别明显,未构成近似商标。被申请人合法受让争议商标并投入使用,不存在主观恶意。申请人提交的证据不能证明其主张。综上,请求对争议商标予以维持。
被申请人提交了以下主要证据(复印件形式):被申请人线上店铺销售页面截图。
针对被申请人的答辩,申请人提出的质证意见与申请无效宣告时所提理由基本一致。
申请人补充提交如下证据(光盘形式):11、新增的决定书、裁定书、判决书文件资料;12、被申请人线上店铺实际销售产品截图。
经审理查明:1、争议商标由泰顺县标行广告工作室于2017年9月22日申请注册,于2018年9月21日取得注册,核定使用在第25类“服装;针织服装;童装;婴儿全套衣;鞋(脚上的穿着物);帽;袜;手套(服装);围巾;皮带(服饰用)”商品上。后该商标经我局核准于2021年3月27日转让予被申请人。
2、申请人引证商标一至五均早于争议商标申请日期申请注册,核定使用在第25类“服装”等商品上,目前均为有效注册商标。
3、申请人的“耐克”、“NIKE”商标于1999年和2000年被列入《全国重点商标保护名录》。引证商标一、二、四均于2013年12月27日被我局确认达到了为相关公众所熟知的程度。
4、经查,至本案审理时,争议商标原注册人泰顺县标行广告工作室在第5类、第7类、第10类、第11类、第14类、第17类、第18类、第20类、第21类、第25类、第30类、第33类、第35类、第43类商品及服务上类别上申请注册了186件商标,其中2017年申请注册140件商标,2018年申请注册38件商标,2019年申请注册8件商标。争议商标原注册人仅在第25类商品上就申请注册了包含本案争议商标在内的140件商标,其中包括“耐玛尼NAIMANI”、“匹客万斯 PIKEWANSI”、“巴布侠BABUXIA及图”、“圣康奥 SHENGKANGAO”、“马丁驰 MADINGCHI 及图”等多件与他人知名商标相近似的商标,且争议商标原注册人名下多件商标已被宣告无效、不予注册或因与他人在先商标近似而被驳回注册申请。
以上事实由商标档案等在案予以佐证。
我局认为,鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册,根据法不溯及既往原则,本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案,故程序问题适用2019年《商标法》。关于申请人请求宣告争议商标无效援引的2013年《商标法》第七条为原则性条款,其实质内涵已体现于2013年《商标法》的有关实体规定之中。我局将根据当事人的评审主张、在案证据以及查明的案情等适用2013年《商标法》相应的实体规定予以审理。根据当事人提出的事实和理由,经评议,本案主要焦点问题可以归纳为:
一、关于争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第十三条第三款的规定。2013年《商标法》第十三条第三款规定:“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。”2019年《商标法》第四十五条第一款规定“已注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制”。本案争议商标于2018年9月21日核准注册,申请人于2024年06月11日提出无效宣告请求,已超过法定的五年期限。但根据上述法律规定,已经注册的商标违反2013年《商标法》第十三条规定的,且具有恶意注册情形的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。以下本案就是否属于上述条款中所指的“对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制”之情形进行审查。
本案中,申请人主张争议商标是对其引证商标一至五的抄袭、摹仿和翻译。首先,根据我局查明事实3,结合本案申请人提交的媒体报道、宣传推广资料、销售区域清单和专卖店清单等证据可以证明,申请人引证商标四在争议商标申请日前在鞋、服装商品上已为相关公众所熟知。其次,争议商标核定使用的服装、鞋(脚上的穿着物)等商品与引证商标四籍以知名的鞋、服装商品属于同一种商品或在功能、用途、销售渠道、消费群体等方面关联性较强。再次,争议商标的汉字“奈克拉”与引证商标四“耐克”在文字构成、呼叫等方面相近,构成对引证商标四的复制、摹仿。且根据查明事实4可知,争议商标原注册人申请注册了多件与他人在先知名商标相近的商标,具有一定的主观恶意,故本案不受2019年《商标法》第四十五条第一款所指的五年期限限制。综上,我局认为,争议商标使用在其核定商品上容易使相关公众发生误认,从而损害申请人的驰名商标权益。争议商标已构成2013年《商标法》第十三条第三款所指情形。另,适用2013年《商标法》第十三条第三款应遵循按需认定原则。本案中,在综合考虑受保护记录及在案证据的情况下,我局对引证商标四适用2013年《商标法》第十三条第三款的规定予以保护,在此情况下本案已无必要对申请人引证商标一至三、五的知名度情况再行审理,对申请人有关理由我局亦不再评述。
二、关于争议商标的注册是否属于2013年《商标法》第四十四条第一款所规定之情形。2013年《商标法》第四十四条第一款规定的“以欺骗或者其他不正当手段取得注册”主要是指系争商标注册人在申请注册商标的时候,采取了向商标行政主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书件或者其他证据文件,以骗取商标注册行为;或者以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的情形。
本案中,依据查明事实4可知,争议商标原注册人泰顺县标行广告工作室连续三年在多个商品及服务类别上申请注册了186件商标,仅在第25类商品上就申请注册了包含本案争议商标在内的140件商标,其中包括“耐玛尼NAIMANI”、“匹客万斯 PIKEWANSI”、“巴布侠BABUXIA及图”、“圣康奥 SHENGKANGAO”、“马丁驰 MADINGCHI 及图”等多件与他人知名商标相近似的商标,且争议商标原注册人名下多件商标已被宣告无效、不予注册或因与他人在先商标近似而被驳回注册申请。据此,可以认定争议商标原注册人申请注册争议商标的行为,不具备申请注册商标应有的合理性或正当性,属于不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序的行为,且该行为的不正当性并不因争议商标的转让而转变。因此,争议商标的注册已构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指的“以其他不正当手段取得注册”之情形。
三、另外,本案尚无证据证明争议商标的注册和使用具有欺骗性,易造成相关公众对商品的质量等特点或者产地产生误认。因此,申请人关于争议商标的注册违反2013年《商标法》第十条第一款第(七)项的主张,缺乏事实依据,我局不予支持。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第十三条第三款、第四十四条第一款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2025年05月30日