申请人:真实品牌集团-沙克有限责任公司
委托代理人:中国贸促会专利商标事务所有限公司
被申请人:石狮市三联服饰织造有限公司
委托代理人:晋江市嘉林商标代理有限公司
申请人于2024年01月03日对第67072557号图形商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标与申请人的第5500169号图形商标(以下称引证商标一)、第5512020号“SHAQUILLE O'NEAL”商标(以下称引证商标二)构成类似商品上的混淆性近似商标。二、争议商标侵犯了申请人的奥尼尔扣篮剪影图形作品拥有的在先著作权。三、争议商标侵犯了美国著名NBA球星“SHAQUILLE O'NEAL(沙奎尔·奥尼尔)”对其标志性的重扣投篮并双手挂框剪影所拥有的肖像权。四、被申请人为同行业竞争对手,被申请人是在应知和明知申请人在先注册商标基础上进行的商标抢注,被申请人的申请行为具有主观恶意。综上,申请人依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第十条第一款第(七)及第(八)项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的相关规定,请求对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据:1、百度百科上关于“SHAQUILLE O’NEAL(沙奎尔 奥尼尔)(绰号SHAQ)”的介绍;2、申请人引证商标;3、申请人奥尼尔扣篮剪影图形作品商标的介绍;4、申请人的奥尼尔扣篮剪影图形作品商标在中国、瑞士、中国台湾地区、美国、加拿大获得商标注册的相关信息及摘译;5、奥尼尔扣篮剪影图形作品著作权原所有人“麦欧麦有限公司”(MINE O'MINE,INC.)于2011年9月10日签署的《作品所有权声明》;6、申请人奥尼尔扣篮剪影图形商标在中国出版的期刊、杂志上进行宣传和介绍的相关材料;7、被申请人官方旗舰店的信息及被申请人使用争议商标的篮球产品;8、沙奎尔 奥尼尔先生签署并经过公证的同意书及其翻译件;9、被申请人抢注的商标列表;10、被申请人抄袭摹仿申请人在先商标的列表;11、在先无效宣告请求裁定书。
被申请人答辩的主要理由:一、被申请人是一家集织布、印染以及品牌研发、设计、生产、销售为一体的多元化体育用品公司,创建“三恒”品牌。二、争议商标与引证商标一、二不构成相同或类似商品上的近似商标。三、申请人提供的证据不足以证明引证商标一、二与争议商标构成相同或类似商品上的近似商标。四、申请人提供的证据材料不足以证明申请人对扣篮剪影图形享有著作权,争议商标没有侵犯申请人的著作权。五、争议商标系被申请人独创,经过版权局进行作品登记并取得著作权。六、申请人及申请人的前身“麦欧麦有限公司”、“麦欧麦有限责任公司”曾三番五次滥用商标异议权,对被申请人第18、21、24、28、35类相同或类似图形商标提出异议,商标局已悉数裁定对被申请人商标予以核准注册。申请人的企图通过异议程序阻碍被申请人商标的注册,以达到强行霸占被申请人独创的商标,其行为违反了诚实信用原则,是一种不正当竞争行为。七、申请人曾恶意对被申请人第14342288号图形商标提出撤销连续三年不使用申请,被申请人商标自注册以来持续使用并投入大量广告宣传及参与国内篮球赛事,商标知名度已达到事实上的驰名状态,商标局已裁定申请人撤销理由不成立,不予撤销。八、申请人并未针对争议商标核准注册后会对消费者产生混淆举证,应当承担不利的法律后果。九、争议商标是被申请人在已有注册商标的拓展与延伸保护。十、申请人曾对被申请人在先注册第28类第51194247号图形商标提出无效宣告请求,商标局已裁定申请人理由不成立,对该商标予以维持。综上,被申请人请求对争议商标予以维持。
被申请人提交了以下主要证据(U盘):1、作品登记证书及第62962556A号“图形”商标不予注册的决定;2、多件商标准予注册的决定及商标注册证;3、商标使用证据材料;4、关于第14342288号图形注册商标连续三年不使用撤销申请的决定;5、无效宣告请求裁定书。
我局将被申请人的答辩意见交换至申请人,申请人对此提出的质证意见与其无效宣告请求阶段理由大致相同,并补充提出以下质证意见:商标局生效裁定认定被申请人没有在先著作权。被申请人的行为具有主观恶意,易产生不良社会影响。
申请人补充提交两份无效宣告请求裁定书作为质证证据。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2022年9月7日向商标局提出注册申请,经异议决定准予其注册,注册公告刊登于2023年12月7日第1866期《商标公告》上,核定使用在第28类“运动用球;球拍;体育活动器械;旱冰鞋;玩具;游戏机;棋;健美器;游泳池(娱乐用品);钓鱼用具;护肘(体育用品);护膝(体育用品);运动用护腰;运动用护掌;运动用护腿;运动用护臂;运动用护肚;运动腰带;运动用护面;运动用护胸;男性下体弹力护身(体育用品);箭筒套(体育器材);圣诞树用装饰品(灯、蜡烛和糖果除外);运动用吸汗带”商品上。
2、引证商标一在争议商标申请注册日前即已在第25类“服装;鞋;短裤;袜子”等商品上获准注册;引证商标二在争议商标申请注册日前即已在第28类“运动球类;运动用网;运动球拍;护腕;玩具;游戏机”等商品上获准注册,至本案审理时均为申请人名下有效注册商标。
以上事实由商标档案予以佐证。
我局认为,根据当事人的理由、事实和请求,本案的焦点问题可归纳为:
一、争议商标与引证商标一、二是否构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、争议商标的申请注册是否违反《商标法》第三十二条关于不得损害他人现有的在先权利的规定。三、争议商标的申请注册是否构成《商标法》第四十四条第一款所指情形。
关于焦点问题一,争议商标核定使用的球拍、体育活动器械等商品与引证商标一核定使用的服装、鞋、袜子等商品不在同一商品类似群组,不属于同一种或类似商品,且申请人提供的在案证据不足以证明上述商品属于类似商品,争议商标与引证商标一在上述商品上在共存于市场,一般不易使消费者对商品的来源产生混淆或误认。另,争议商标为纯图形商标,引证商标二由文字“SHAQUILLE O'NEAL”构成。争议商标与引证商标二在构成要素、呼叫、视觉效果等方面具有显著差异,在相关公众施以一般注意力的情况下,足以将争议商标与引证商标二相区分,不致使相关消费者产生混淆误认,不构成近似商标。综上,争议商标与引证商标一、二未构成《商标法》第三十条所指在同一种或类似商品上的近似商标。
关于焦点问题二,本案申请人主张的其被损害的现有的在先权利为著作权和肖像权。首先,申请人主张争议商标侵犯了其对相关图形商标的在先著作权,但申请人提交的商标注册信息、作品所有权声明等证据不能证明申请人享有在先著作权,争议商标的申请注册未损害申请人的在先著作权。其次,申请人提交的在案证据不足以证明相关图形稳定指向美国NBA球星SHAQUILLE O’NEAL(沙奎尔•奥尼尔),故争议商标的申请注册未损害申请人主张的肖像权。
关于焦点问题三,申请人提供的在案证据不足以证明争议商标是被申请人以欺骗手段或其他不正当手段取得商标注册的。因此,申请人关于争议商标违反《商标法》第四十四条第一款的主张,缺乏事实依据,我局不予支持。
申请人提交的证据不足以证明争议商标的申请注册构成《商标法》第四条所指之情形。
争议商标本身并不带有欺骗性,不会使公众对商品或服务的质量等特点或者产地产生误认,该标识本身亦不会对社会主义道德风尚或我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响,故争议商标的申请注册不属于《商标法》第十条第一款第(七)、(八)项所指情形。
当事人其他主张缺乏事实或法律依据,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由不成立。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以维持。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2025年06月09日