申请人:泰尔斯科尔有限公司
委托代理人:霍金路伟(上海)知识产权代理有限公司
被申请人:江苏神卓网络科技有限公司
委托代理人:北京中商国标知识产权代理有限公司
申请人于2023年08月07日对第59201715号“TAILSCALE”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:申请人系“TAILSCALE”品牌的真正权利人。申请人于2019年在加拿大成立,主要提供安全的虚拟专用网络(VPN)服务。“TAILSCALE”作为申请人的在先商标、字号、域名已与申请人形成唯一对应关系,在计算机网络技术领域相关公众中具有一定知名度和影响力,争议商标损害了申请人的在先字号权、域名权,构成对申请人在先使用并具有一定影响的商标的不正当抢注。争议商标的注册属于特定关系人的恶意抢注。被申请人及其关联公司常州金卓软件科技有限公司作为计算机网络技术服务的企业,名下商标多系复制和抄袭同属计算机互联网行业在先使用并具有一定影响的商标,此外还抢注了行业专用术语“网穿透”、“IBCS”等,该行为扰乱了正常的商标注册管理秩序,有损于公平竞争的市场秩序。争议商标的注册使用易导致相关公众误认,造成不良社会影响。请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第四条、第七条、第九条、第十条第一款第(七)项、第十条第一款第(八)项、第十五条第二款、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条等相关规定,对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据:申请人官网打印页、相关介绍、域名注册信息、申请人“TAILSCALE”商标在全球获准注册的部分商标信息、媒体报道、被申请人及其关联公司信息、被申请人及其关联公司名下商标信息、被申请人及其关联公司抄袭品牌介绍、在先案例等。
被申请人答辩的主要理由:申请人提交的证据不足以证明其商标、字号、域名在中国市场上、在第38类服务上具有足够知名度。被申请人与申请人之间并未存在任何特殊关系,争议商标的注册不属于特定关系人的恶意抢注。争议商标的注册与使用未违反申请人所主张之《商标法》相关规定。请求维持争议商标的注册。
申请人质证坚持其前述复审理由与请求,并补充提交了相关介绍、被申请人关联公司名下商标状态信息等。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2021年9月14日提出注册申请,指定使用在第38类“信息传送;计算机终端通信”等服务上,注册商标公告日期为2022年3月7日。
2、被申请人江苏神卓网络科技有限公司法定代表人为卓明,股东为卓辉(持股比例52%)、卓明(持股比例48%),经营范围包括计算机网络、计算机软硬件领域内的技术开发、技术服务(除电信增值业务)、技术转让、技术咨询、技术推广;通讯设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备的销售等。
3、常州金卓软件科技有限公司法定代表人为卓明,股东为卓辉(持股比例50%)、卓明(持股比例50%),经营范围包括计算机软硬件、网络设备的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机软硬件、网络设备、电脑配件的销售;网页设计等。
4、本案审理之时,被申请人江苏神卓网络科技有限公司名下共有13件商标,其中大多数商标与申请人“TAILSCALE”商标、他人在先登记的字号“CLOUDFLARE”、互联网专属名词“IBCS”相同。
5、本案审理之时,常州金卓软件科技有限公司名下共有49件商标,其中包括众多与他人知名品牌或互联网行业常用术语等相同的“VORON”“NGINX”“网穿透”等商标。
以上事实由商标档案及申请人提交的证据等在案佐证。
我局认为,申请人援引的《商标法》第七条、第九条规定属于原则性规定,一般不直接适用于具体案件,我局将根据申请人陈述的理由和查明事实,适用相应的具体条款进行审理。
一、在案证据不足以证明在争议商标申请日之前,申请人在争议商标指定使用的“信息传送;计算机终端通信”等服务或与之相类似的服务上使用其字号、域名或商标并已具有一定知名度或达到一定影响。因此,申请人援引《商标法》第三十二条所提争议商标损害其在先字号权、域名权及构成对其在先商标抢注的理由我局不予支持。
二、在案证据尚不足以证明被申请人与申请人之间存在《商标法》第十五条第二款所指的特定关系,故我局对申请人的该项主张不予支持。
三、争议商标与申请人在先具有较强显著性的商标、字号、域名相同,被申请人未对该商标设计来源作出合理解释说明,难谓巧合。根据查明事实2、3,被申请人与常州金卓软件科技有限公司法定代表人均为卓明,股东均为卓辉、卓明,两者为关联公司,且两公司与申请人为同行业经营者。根据查明事实4、5,被申请人及其关联公司名下众多商标与申请人或他人商标、字号以及互联网行业常用术语相同。被申请人及其关联公司的前述行为不具备注册商标应有的正当性,明显超出了正常的生产经营需要,扰乱了正常的商标注册管理秩序,有损于公平竞争的市场秩序,违反了公序良俗原则。争议商标已构成《商标法》第四十四条第一款所指“以欺骗手段或者其他不正当手段” 取得商标注册之情形。
四、争议商标本身并不带有欺骗性,不会使公众对服务的品质等特点或者来源产生误认,该标志所表示内容并非贬义或其他消极含义,其注册和使用亦不会对社会主义道德风尚或我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响,故争议商标的注册未违反《商标法》第十条第一款第(七)、(八)项之规定。
五、申请人虽援引《商标法》第四条的规定,但缺乏充分的事实依据,我局对此不予支持。
申请人其他理由缺乏足够证据,我局不予支持。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2024年10月12日