申请人：陕西西凤酒股份有限公司
委托代理人：陕西智沃客知识产权代理有限公司
被申请人：陕西紫凤酒业股份有限公司
委托代理人：陕西注诚商标事务有限公司
申请人于2023年12月27日对第29266375号“鳯香玉”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：“凤香”是本案申请人与行业主管单位根据“西凤酒”产品特征所建立的白酒香型国家标准。争议商标仅有产品通用名称，整体不具备商标应有的识别、区分作用，缺乏显著性。争议商标的注册损害了申请人及其关联企业的在先著作权。被申请人具有攀附申请人的主观恶意，是以其他不正当手段取得商标注册。请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第十一条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条等相关规定，对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据：荣誉证明材料、凤香型白酒国家标准、被申请人商标申请信息对比表、争议商标原申请人陕西大统陈窖酒业有限公司商标申请信息表、被申请人企业登记信息、争议商标原申请人陕西大统陈窖酒业有限公司企业登记信息、在先案例、作品登记证书、“西鳯酒”美术作品设计由来的相关报道、陕西西风酒厂集团有限公司企业登记信息、“西鳯/西鳯酒”美术作品近年来的实际使用照片等。
被申请人答辩的主要理由：争议商标有其特殊含义，并不缺乏显著性。申请人不享有在先著作权。争议商标的注册与使用未违反申请人所主张之《商标法》相关规定。请求维持争议商标的注册。
申请人质证除坚持其前述复审理由与请求外，还主张争议商标的注册申请属于不以使用为目的的恶意囤积并意欲借此牟利，违反现行《商标法》第四条的规定，属于2013年《商标法》第四十四条规制的“其他不正当手段取得注册”情形；争议商标仅有商品通用名称，缺乏显著性，违反《商标法》第十一条第一款第（一）、（三）项规定。
申请人补充提交了在先案例等证据。
经审理查明：
1、争议商标由陕西大统陈窖酒业有限公司于2018年2月11日申请注册，指定使用在第33类“白酒”等商品上，注册商标公告日期为2018年12月28日。经转让，争议商标所有人现为被申请人。
2、申请人的第1289164号“西鳯及图”商标（以下称引证商标一）于1998年3月16日提出注册申请，核定使用在第33类“果酒（含酒精）”等商品上，初步审定公告日期为1999年3月28日，为注册公告日期为1999年6月28日。
3、申请人的第31966476号“西鳯酒”商标（以下称引证商标二）于2018年6月29日提出注册申请，核定使用在第33类“白酒”等商品上，初步审定公告日期为2019年2月27日，注册公告日期为2019年5月28日。
4、经我局登录国家企业信用信息公示系统查询，申请人陕西西凤酒股份有限公司、陕西西凤酒厂集团有限公司法定代表人均为张正，陕西西凤酒厂集团有限公司为申请人的发起人，且申请人营业执照显示经营范围是对“西凤牌”酒的生产、销售等。申请人与陕西西凤酒厂集团有限公司为关联公司。
以上事实由商标档案在案佐证。
本案中，争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题适用现行《商标法》。
我局认为，根据申请人陈述的理由和查明事实，我局将适用相应的具体条款进行审理。
一、申请人主张争议商标损害了申请人及其关联企业的在先著作权。由查明事实4可知，申请人与陕西西凤酒厂集团有限公司为关联公司，故申请人提出该项主张主体适格。判定争议商标的注册申请是否损害他人在先著作权，须考虑申请人主张著作权的标志是否构成我国著作权法保护的作品、他人是否对涉案作品享有在先著作权、争议商标注册人是否存在接触涉案作品的可能、争议商标与涉案作品是否构成实质性相似以及争议商标注册人是否经著作权人授权等因素。具体到本案，首先，申请人所述的“西鳯酒”作品表现形式独特，具有一定的独创性，属于我国著作权法保护的作品。其次，根据查明事实2，申请人的引证商标一已在争议商标申请日前申请注册并刊登初步审定公告和注册公告，结合申请人提交的作品登记证书，在无反证的情况下能够证明申请人及其关联企业在先享有“西鳯酒”作品的著作权。再次，在争议商标申请日前，书法“西鳯酒”作品已进行公开宣传使用，被申请人有接触前述作品的可能性。最后，争议商标中的文字“鳯”与“西鳯酒”作品中的文字“鳯”在设计手法、造型特征、整体外观等方面几近相同，已构成著作权法意义上的实质性相似。被申请人未经著作权人许可，将申请人及其关联企业享有在先著作权的“西鳯酒”作品申请注册争议商标的行为损害了申请人及其关联企业的在先著作权。因此，争议商标的注册已构成2013年《商标法》第三十二条所指“损害他人现有的在先权利”之情形。
二、申请人主张争议商标的注册申请违反了《商标法》第十一条第一款第（一）、（三）项的规定。首先，本案争议商标为纯汉字“鳯香玉”，申请人提交的证据不足以证明“鳯香玉”已成为国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的酒类商品的通用名称或型号，因此，争议商标不属于《商标法》第十一条第一款第（一）项所指仅有本商品的通用名称、图形、型号的标志。其次，“鳯香玉”非汉语固定、常见词汇，依照社会通常观念，具备商标应有的显著特征，相关公众能够将其作为商标标志进行识别，可以起到区分服务来源的作用，故争议商标不属于2013年《商标法》第十一条第一款第（三）项所指其他缺乏显著特征的标志。因此，申请人援引前述条款的理由，我局不予支持。
三、在申请人权益已获充分保护的情况下，我局对于争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第四十四条第一款之规定不再评述。
四、申请人还称争议商标的注册违反《商标法》第四条中有关“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的规定，但该条系2019年《商标法》新增加内容，在2013年《商标法》中应结合第四条的原则性规定，根据具体事实和理由考查其是否属于第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”的调整范围。本案中，我局已进行相应审理，不再赘述。
申请人其他理由缺乏足够证据，我局不予支持。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十二条、现行《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2024年11月15日
