申请人：南极电商股份有限公司
委托代理人：上海佳士商务咨询有限公司
原异议人：拉科斯特公司
委托代理人：北京万慧达知识产权代理有限公司
申请人不服我局(2022)商标异字第0000144045号不予注册决定，于2023年2月2日向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。
原异议人的主要异议理由：一、原异议人在先申请注册的第141103号图形商标（以下称引证商标一）经使用已具有一定知名度，曾被认定为第25类服装等商品上的驰名商标。第39486848号图形商标（以下称被异议商标）的申请注册构成对引证商标一的复制、摹仿。二、申请人申请被异议商标具有明显恶意，违反诚实信用原则，将会引起消费者的混淆和误认，并产生不良社会影响。三、申请人申请及使用被异议商标具有明显恶意，不具备适用市场区分格局理论的前提条件。被异议商标的申请和注册不构成对其在先“CARTELO及图”商标的延续性注册。四、原异议人对引证商标一图形享有在先著作权，被异议商标侵犯了原异议人的在先著作权。五、被异议商标与原异议人在先申请第41类服务上的国际注册第808033号图形商标（以下称引证商标二）构成类似服务上的近似商标。综上，请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第七条、第十条第一款第（七）项和第（八）项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定，不予核准被异议商标注册。
原异议人在异议程序中提交了以下证据（光盘形式）：1、由商标局、商评委认定的侵犯拉科斯特在先著作权的相关案件裁定书复印件；2、原国家工商总局商标局2016年7月29日下发的《关于认定第141103号图形商标为驰名商标的批复》以及原广州市工商局2016年12月7日作出的《行政处罚决定书》；3、对拉科斯特的介绍及关于鳄鱼图形品牌历史的新闻稿；4、拉科斯特申请注册的“鳄鱼图形”和“LACOSTE”系列商标一览表以及部分商标注册证、信息页复印件；5、拉科斯特店铺列表以及主要城市的店铺照片；6、拉科斯特鳄鱼图形的被许可人梦田服装（上海）有限公司的营业执照及部分商标许可备案通知书复印件、被许可人审计报告、分销合同、广告费用专项审计报告、广告合同及发票；7、拉科斯特在各类型媒体上投放的广告图片、媒体报道等广告宣传证据材料；8、认定鳄鱼图形为驰名商标的民事判决书复印件、裁定书复印件；9、法院支持拉科斯特维权行动的民事、刑事判决书复印件；10、工商行政管理机关支持拉科斯特维权行动的行政处罚决定书复印件；11、鳄鱼图形作品说明及其翻译、著作权证书等。
不予注册决定认为：被异议商标“图形”指定使用服务为第41类“组织彩票发行；录像带发行”。原异议人引证在先经国际注册并领土延伸至中国受保护的第G808033号“图形”商标，核定使用服务为第41类“体育和教育赞助及资助；体育设施经营”等。双方商标指定使用服务在服务内容、服务场所等方面具有一定差异，不属于类似服务，双方商标未构成使用在类似服务上的近似商标。但是，原异议人提供的证据可以证明，原异议人在先注册并使用于“衣服”商品上的第141103号“图形”商标经长期宣传和使用，已为相关公众所熟知，并曾获得《商标法》第十三条保护。被异议商标与原异议人该引证商标在构图要素、整体外观等方面相近，已构成对原异议人商标的摹仿，若准予被异议商标注册和使用在其指定服务上易导致公众误认，并可能对原异议人利益造成损害。原异议人另称被异议商标的申请注册侵犯其在先著作权证据不足。依据《商标法》第十三条第三款、第三十五条规定，我局决定：第39486848号“图形”商标不予注册。
申请人复审的主要理由：申请人对“Crocodile及鳄鱼图形”、“CARTELO及鳄鱼图形”、“鳄鱼图形”商标享有在先合法权益，被异议商标是对申请人在先商标的延续申请。申请人依法对“Crocodile及鳄鱼图形”、“CARTELO及鳄鱼图形”、“鳄鱼图形”享有在先权利，申请人鳄鱼图形著作权登记时间明显早于原异议人的鳄鱼图形登记时间申请人未侵犯原异议人所谓的在先著作权。被异议商标与引证商标不构成近似，不会造成相关公众的混淆。被异议商标与原异议人引证商标不构成近似商标。申请人与原异议人鳄鱼系列商标已在东南亚国际市场上已经形成相互不混淆、共生共存的共识和市场格局。被异议商标指定使用的服务与原异议人引证商标一核定使用的衣服商品无关联性，不会产生误导公众的后果，也不会对原异议人的利益造成损害。商标局曾认定双方鳄鱼图形商标已经长期使用拥有了各自的消费群体及市场认知。众多相同动物图形商标均能共存于市场，申请人与原异议人得鳄鱼标识更是能形成区分，共存于市场。原异议人适用法律错误。综上，被异议商标未违反《商标法》相关规定，请求将被异议商标核准注册。
申请人在复审程序中提交了以下主要证据（光盘形式）：1、申请人收购卡帝乐鳄鱼私人有限公司股权公告、卡帝乐鳄鱼历史回顾视频；2、申请人鳄鱼商标知名度受保护记录；3、线下专卖店列表、店铺照片、产品照片、销售收入情况、公司年报、销售额、广告费用表及报纸杂志宣传报道；4、荣誉证明材料；5、陈贤进取得著作权证明；6、法国鳄鱼公司负责人给新加坡鳄鱼创始人的信件；7、1983年和解协议及翻译；8、陈贤进相关介绍、访谈；9、相关案件判决书；10、关于消费者认知情况的相关网页报道；11、在先案件裁决书；12、申请人品牌授权书；13、申请人对不规范店铺采取的措施文件；14、原异议人涉嫌抢注申请人鳄鱼商标信息。
原异议人针对申请人复审材料所提意见及证据材料与其异议理由及证据材料基本一致。
经复审查明：1、被异议商标由卡帝乐鳄鱼私人有限公司于2019年7月8日申请注册，经我局初步审定其在第41类组织彩票发行、录像带发行服务上的注册申请，后经我局异议决定不予注册，申请人不服上述不予注册决定，在法定期间内向我局申请复审。该商标于2021年2月27日经我局核准该商标被依法转让至南极电商股份有限公司（即本案申请人）名下。
2、引证商标一于被异议商标申请日前获准注册，核定使用在第25类衣服商品上；引证商标二于被异议商标申请日前获准领土延伸保护，核定使用在第41类体育设施经营等服务上。至本案审理时，引证商标一、二现为原异议人名下有效注册商标。
3、原异议人引证商标一在我局商标驰字〔2016〕16号批复中认定其在第25类衣服商品上已达到为相关公众所熟知的程度。
以上事实有商标档案等在案予以佐证。
我局认为，原异议人请求不予被异议商标核准注册援引的《商标法》第七条为总则性条款，其实质内容已体现在《商标法》相关实体条款中，故我局将根据当事人的评审理由、在案证据及查明的事实，依据《商标法》的相应实体条款予以审理。
一、被异议商标与引证商标二是否构成《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似服务上的近似商标。
被异议商标指定使用的组织彩票发行、录像带发行服务与引证商标二核定使用的体育设施经营等服务不属于同一种或类似服务，故被异议商标与引证商标二未构成《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似服务上的近似商标。
二、被异议商标的申请是否属于《商标法》第十三条第三款规定的不予以注册并禁止使用的情形。
2016年7月原异议人注册在衣服商品上的图形商标被认定为相关公众所熟知，对此我局对于原异议人商标曾作为具有较高知名度的商标而被保护的记录予以考虑。结合原异议人提交的广告宣传、销售、受保护记录等证据材料可以证明在被异议商标申请日前，经过原异议人持续、广泛的宣传与使用，其图形商标经长期广泛宣传使用，其知名度进一步延续，在衣服商品上已为相关公众所熟知。被异议商标图形与原异议人的图形商标均指代鳄鱼，在表现手法、构图特点等方面相近，已构成对原异议人具有较高知名度的图形商标的复制摹仿。被异议商标指定使用的组织彩票发行、录像带发行服务与原异议人图形商标为相关公众所熟知的衣服商品在消费群体、销售对象等方面具有一定关联性。故被异议商标使用在其指定服务上，易使相关公众将被异议商标与原异议人图形商标相联系，从而混淆服务来源或淡化原异议人该商标的显著性，致使原异议人的利益可能受到损害。因此，本案宜认定被异议商标的申请已构成《商标法》第十三条第三款规定禁止之情形。
三、被异议商标的注册申请是否侵犯原异议人在先著作权，从而违反《商标法》第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。
在认定系争商标是否损害他人在先著作权时，通常要求系争商标与他人在先享有著作权的作品相同或者实质性相似。本案中，被异议商标与原异议人主张在先权利的图形作品未构成《著作权法》意义上的实质性相似，故难以认定被异议商标的注册构成《商标法》第三十二条所指的损害他人在先著作权的情形。
此外，本案尚无充分证据认定被异议商标的申请违反了《商标法》第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项的规定。鉴于我局已经依据《商标法》第十三条第三款的规定对本案进行了审理并给予原异议人商标予以相应的保护，故不再对被异议商标的申请是否违反《商标法》第四条及第四十四条第一款中的实体性规定予以置评。
依照《中华人民共和国商标法》第十三条第三款、第三十五条第三款、第三十六条的规定，我局决定如下：
被异议商标在复审服务上不予核准注册。
申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2024年03月19日
