申请人：七好（集团）有限公司
委托代理人：北京中诚联信知识产权代理有限公司
被申请人：谭菊初
委托代理人：晋江市易天商标代理有限公司
申请人于2022年07月05日对第59669101号“湘港·啄木鸟”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：申请人及其“啄木鸟”系列商标已具有较高知名度。争议商标与申请人第1944513号“啄木鳥”商标（以下称引证商标一）、第1944514号图形商标（以下称引证商标二）构成使用在相同或类似服务上的近似商标。争议商标损害了申请人在先商标权，是对申请人在先已具有一定影响商标的抄袭模仿。被申请人申请注册争议商标的行为违反诚实信用原则，扰乱市场秩序，构成不正当竞争。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第十三条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条的规定，申请人请求对争议商标予以无效宣告。
被申请人答辩的主要理由：争议商标与引证商标一、二不构成使用在相同或类似服务上的近似商标。被申请人已对争议商标进行长期使用，并非对申请人商标的抄袭模仿。综上，被申请人请求对争议商标予以维持。
被申请人提交了以下主要证据：店铺图片、销售发票等。
经审理查明：1、争议商标由被申请人于2021年10月8日申请，于2022年3月14日获准注册， 核定使用在广告等服务上。
2、引证商标一由申请人于2001年1月15日申请，于2002年11月21日获准注册，核定使用在广告服务上。经续展，现处于有效专用权期限内。
3、引证商标二由申请人于2001年1月15日申请，于2002年9月14日获准注册，核定使用在广告等服务上。经续展，现处于有效专用权期限内。
4、被申请人在不同类别申请注册了22件商标，其中包括7件“湘港·啄木鸟”商标、5件“啄木鸟图形”商标、1件“雅迪啄木鸟”商标、5件“XGZMN”商标、1件“YDZMNX”商标。被申请人营业执照经营范围为“批零兼营：鞋”。
我局认为，诚实信用原则立法精神已体现在实体条款中，故本案中我局适用《商标法》具体规定进行审理。
争议商标由“湘港·啄木鸟”构成，引证商标二为纯图形商标，加之申请人提交的亦未提交相关证据证明其“啄木鸟”商标与上述图形商标经其使用已形成对应关系，故争议商标文字构成、呼叫等与引证商标二尚可区分，未构成近似商标。
争议商标包含引证商标一，易被识别为系列商标，故争议商标与引证商标一构成近似商标。争议商标核定使用的广告；广告宣传；电视广告；计算机网络上的在线广告服务与引证商标一核定使用服务属于相同或类似服务，共同使用在上述服务上易导致消费者对服务来源产生混淆误认，故在上述服务上争议商标与引证商标一已构成《商标法》第三十条所指使用在相同或类似服务上的近似商标。被申请人向我局提交的证据不足以证明，争议商标经被申请人使用已取得了能与引证商标一相区分的显著特征，从而不致与引证商标一相混淆。争议商标指定使用的组织商业或广告展览和交易会；特许经营的商业管理；通过网站提供商业信息；进出口代理；市场营销；为商品和服务的买卖双方提供在线市场服务与引证商标一核定使用服务均不属于相同或类似服务，在上述服务上两商标未构成使用在相同或类似服务上的近似商标。
申请人并未明确争议商标的注册侵犯了其除商标权以外的何种在先权利，故申请人依据《商标法》第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”的规定，请求对争议商标予以无效宣告的主张，我局不予支持。
鉴于争议商标在广告；广告宣传；电视广告；计算机网络上的在线广告服务上已获准注册了引证商标一，且我局已适用《商标法》第三十条的规定对申请人商标权利进行了保护，故争议商标在上述服务上的注册不适用该条款进行审理。申请人提交的在案证据亦不能证明在争议商标申请日前在与争议商标核定使用的组织商业或广告展览和交易会；特许经营的商业管理；通过网站提供商业信息；进出口代理；市场营销；为商品和服务的买卖双方提供在线市场服务或与之类似服务上，其已在先使用与争议商标相同或近似的商标并具有一定影响。故争议商标在组织商业或广告展览和交易会；特许经营的商业管理；通过网站提供商业信息；进出口代理；市场营销；为商品和服务的买卖双方提供在线市场服务上的注册未构成《商标法》第三十二条所指抢先注册他人在先使用并具有一定影响商标的情形。
争议商标完整包含申请人已具有一定知名度的“啄木鸟”商标，争议商标中“湘港”与申请人所在的香港地区呼叫相同，加之被申请人作为同行业从业者，申请注册争议商标明显具有攀附申请人商标知名度的故意。同时，根据我局查明事实4可知，被申请人还在多个商品类别上注册了多件“湘港·啄木鸟”、“啄木鸟图形”、“雅迪啄木鸟”商标，上述商标与申请人及他人具有较强显著性商标相同或近似，对此被申请人并未作出合理说明，可以认定被申请人具有抄袭模仿他人知名商标的故意。被申请人这种围绕他人知名商标反复注册的行为有违诚实信用原则，亦扰乱了正常的商标注册、使用和管理秩序，属于《商标法》第四十四条第一款规定所指“以不正当手段取得注册”情形。
申请人其他理由缺乏事实依据，我局均不予支持。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十四条第一款、第三项、第四十五条第一款、第二款、第四十六条以及《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2023年09月07日
