申请人：德高（广州）建材有限公司
委托代理人：北京超凡知识产权代理有限公司
被申请人：苏州德高防水建材有限公司
申请人于2022年05月05日对第46541514号图形商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：
一、争议商标与申请人在先注册的第10842980号图形（指定颜色）商标（以下称引证商标一）、第11563275号“德高DAVCO及图”商标（以下称引证商标二）、第32538657号“德高DAVCO及图”商标（以下称引证商标三）、第1524749号“德高DAVCO及图”商标（以下称引证商标四）、第27934032号“派丽德高”商标（以下称引证商标五）构成使用在类似商品上的近似商标。
二、申请人的引证商标四已达到为相关公众所熟知的状态，争议商标构成对引证商标四商标的摹仿，其注册将损害申请人的权益。
三、被申请人系申请人的二级经销商，在未经申请人授权的情况下申请注册争议商标，应予无效。
四、争议商标构成对申请人在先著作权的侵犯，给申请人造成严重损失。
五、被申请人基于不正当竞争，明知申请人在先具有极高知名度的商标，仍恶意注册争议商标，意图误导公众，具有“傍名牌、搭便车”的主观恶意，违反诚实信用原则，将会产生不良影响。
综上，申请人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第七条第一款、第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项、第十三条第三款、第十五条第一款、第三十条、第三十二条及第四十四条第一款的相关规定，宣告争议商标无效。
申请人向我局提交了以下主要证据（光盘）：
1、申请人及其集团公司的介绍和部分报道；
2、申请人及其商标所获荣誉证书；
3、申请人商标的注册和使用情况；
4、相关媒体报道；
5、广告费用专项审计报告、部分明细；
6、销售合同及发票；
7、完税材料；
8、著作权登记证书；
9、经销协议、工商信息档案等；
10、在先判例；
11、被申请人商标列表等证据。
被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明：
1、争议商标由被申请人于2020年5月22日提出注册申请，2021年6月7日获准注册在第19类石、混凝土或大理石制艺术品商品上。
2、引证商标一至五均早于争议商标获准注册，分别核定使用在第19类建筑灰浆等商品上。截止本案审理时，引证商标一至四均为申请人名下的有效注册商标，引证商标五为西卡（上海）管理有限公司所有。根据申请人提交的证据可知，申请人与引证商标五的权利人西卡（上海）管理有限公司系关联公司，故申请人有权引证本案引证商标五对争议商标提出无效宣告请求，主体适格。
以上事实有相关商标档案在案佐证。
我局认为，2019年4月23日修正的《商标法》已于2019年11月1日起实施，鉴于本案争议商标获准注册日（2021年6月7日）于2019年11月1日之后，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题以及相关程序问题均应适用2019年《商标法》。2019年《商标法》第七条第一款系总则性条款，其立法精神已体现在2019年《商标法》的具体条款中，我局将依据2019年《商标法》的相关规定对本案予以审理。根据当事人的理由、事实和请求，我局将本案的焦点问题归纳为：
一、争议商标指定使用的石、混凝土或大理石制艺术品商品与引证商标一至四核定使用的防水卷材、建筑灰浆等商品均不属于同一种或类似商品。争议商标与引证商标五在整体外观、呼叫等方面尚可区分，共存于同一种或类似商品上不致引起消费者混淆误认，未构成近似商标。因此，争议商标与引证商标一至五未构成2019年《商标法》第三十条所指之情形。
二、申请人主张争议商标系对其知名的引证商标四的摹仿，但申请人提交的证据尚不足以证明在争议商标申请日之前确已达到为相关公众所熟知的知名程度。因此，争议商标的注册未违反2019年《商标法》第十三条第三款之规定。
三、申请人提交的证据尚不足以证明其与被申请人间存在商标法意义上的代理或代表关系，故申请人关于争议商标的注册违反了2019年《商标法》第十五条第一款的主张，因缺乏事实依据，我局不予支持。
四、2019年《商标法》第三十二条关于对他人在先著作权的保护，须考虑他人所述的作品否构成我国著作权法保护的作品、他人是否对涉案作品享有在先著作权、争议商标与涉案作品是否构成实质性近似及争议商标所有人是否存在接触涉案作品的可能等因素。具体到本案中，申请人在案提交了证据8“德高DAVCO”作品登记证书，上述作品登记证书上的图形富有美感、具有独创性，构成《著作权法》意义上的作品，该作品的登记日期、首次发表日期均早于争议商标申请日，且作品登记证书上载明的著作权人为本案申请人，在无相反证据的情形下，可以认定申请人为上述作品的著作权人。争议商标为图形商标，其中人物形象与申请人享有著作权的上述作品在整体外观、设计手法、视觉效果等方面高度相像，已构成实质性近似。加之，申请人在争议商标申请日之前，申请人通过媒体对标有申请人上述作品进行了大量的宣传以及作为商标进行注册，故被申请人有通过公开渠道接触到申请人作品的可能，本案中被申请人并未答辩对此作出合理解释。被申请人未经过申请人许可，将与申请人享有著作权作品高度近似的图形作为商标申请注册，损害了申请人的在先著作权。我局综合考虑到其作品的独创性和争议商标与申请人作品的实质性近似程度，争议商标的注册难谓巧合，在被申请人未提出相反证据的情况下，可合理认定被申请人具有接触上述作品的可能性。综上所述，争议商标申请注册已构成2019年《商标法》第三十二条规定所指的“损害他人现有的在先权利”的情形。
五、争议商标标识本身不具有欺骗性，不会使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认，未构成2019年《商标法》第十条第一款第（七）项所指情形。2019年《商标法》第十条第一款第（八）项所指的不良影响是指因商标本身文字、图形或其他构成要素违反公序良俗而产生的不良影响，本案争议商标并未构成该条款所指情形。因此，申请人所提上述条款宣告争议商标无效的理由不成立。申请人援引2019年《商标法》第四十四条第一款的规定请求宣告争议商标无效，但申请人有关权益在已通过其他条款获得充分救济的情况下，我局不再适用该条款进行审理。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2019年《商标法》第三十二条、第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2022年12月15日
