申请人：宝马股份公司（外文名义： ）
委托代理人：北京市君合律师事务所
被申请人：温州市卡洛驰鞋业有限公司
申请人于2020年05月27日对第15368361号“保罗保马”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：1、申请人注册使用在第12类汽车等商品上的第784348号“宝马”商标、国际注册第921605号“宝马”商标、第282195号“BMW”商标、第282196号“BMW及图”商标（以下统称引证商标一）经过广泛地使用和宣传已经达到驰名程度。争议商标构成对申请人驰名商标的摹仿，争议商标的注册损害了申请人的驰名商标利益。2、争议商标与申请人的国际注册第663925号“BMW”商标（第35类）（以下称引证商标二），国际注册第673219号“BMW及图”商标（第35类）、国际注册第1226362号“BMW及图”商标（第35类）（以下统称引证商标三），国际注册第955419号图形商标（第35类）、国际注册第1241163号图形商标（第35类）（以下统称引证商标四）构成使用在类似服务上的近似商标。争议商标的注册易使相关公众对服务的来源产生混淆。3、“宝马”作为申请人及其在华子公司的字号，经过使用已经具有极高知名度。争议商标的注册侵犯了申请人及其在华子公司的在先字号权。4、除争议商标之外，被申请人还申请注册了多件包含文字“宝马”、“宝玛”的商标。争议商标的注册违反了诚实信用原则，扰乱了市场竞争秩序及商标注册管理秩序，易造成不良社会影响。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第七条、第十条第一款第（八）项、第十三条第三款、第三十条、第三十一条、第三十二条和第四十四条第一款的规定，请求对争议商标予以宣告无效。
申请人提交了以下主要证据（均为复印件）：
1、申请人及其关联公司的营业执照材料；
2、《现代汉语词典》、《新华字典》摘页材料；
3、申请人产品销售情况及销售范围证明材料；
4、申请人在中国的商标注册信息情况材料；
5、中国相关公众对申请人商标广泛知晓的证据材料；
6、申请人商标在中国的宣传和使用情况及媒体报道证据材料；
7、申请人参加社会公益及体育赞助活动情况证明材料；
8、申请人商标在中国受到行政及司法保护的有关记录材料；
9、2000年6月编制的《全国重点商标保护名录》及申请人“宝马”、“BMW”商标被认定为驰名商标的材料；
10、申请人商标及商号在摩托车、服装、皮具领域的使用及知名度证明材料；
11、被申请人的企业信息及其申请注册的商标信息材料。
被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明：
1、争议商标由被申请人于2014年9月18日申请注册，经我局初步审定并公告后被申请人提出异议，我局于2017年3月14日做出准予争议商标注册的决定。争议商标于2017年5月14日获准注册，核定使用在第35类户外广告、广告等服务上，其商标专用权期限至2025年10月27日止。
2、引证商标一中的国际注册第921605号“宝马”商标、引证商标二、引证商标三、引证商标四均于争议商标申请日之前申请国际注册，并领土延伸保护至中国。引证商标一中的第784348号“宝马”商标、第282195号“BMW”商标、第282196号“BMW及图”商标均于争议商标申请日之前获准注册。引证商标一核定使用在第12类车辆、机动车辆等商品上。引证商标二、引证商标三、引证商标四分别核定使用在第35类广告、商业经营等服务上。至本案审理时，上述引证商标均为有效注册商标，商标专用权人为申请人。
以上事实有商标档案在案佐证。
3、申请人使用在汽车及其零部件商品上的“宝马 BMW”商标曾于2000年入选我局编制的《全国重点商标保护名录》。申请人在第12类机动车辆等商品上使用的第282196号 “BMW及图”、第282195 号“BMW”、第784348号“寳馬”商标于2009年被湖南省高级人民法院在（2009）湘高法民三初字第1号《民事判决书》中认定已为相关公众所熟知。申请人使用在第12类机动车辆、摩托车及其零件商品上的“BMW”商标于2010年被我局认定已为相关公众所熟知。
北京市高级人民法院在（2013）高行终字第1608号《行政判决书》中认定：申请人的“BMW”商标、“BMW及图”商标整体具有较强的独创性，申请人在宣传使用过程中，亦多将上述商标与中文“宝马”商标共同使用，“BMW”商标、“BMW及图”商标、“宝马”商标彼此之间已经形成了对应关系。北京市高级人民法院在（2016）京行终第622号《行政判决书》中认定：申请人提交的在案证据能够证明其在使用、宣传过程中是将“BMW”商标、“BMW及图”商标与中文“宝马”商标共同使用，并经长期大量广泛使用，相关公众已经将英文“BMW”与中文“宝马”进行对应认知。
以上事实有申请人提交的证据8和证据9在案佐证。
4、除争议商标之外，被申请人还在第25类商品上申请注册了“保罗宝马”商标、 “保罗宝马 POLO BMW”商标、“保罗宝玛”商标、“马各驼”商标、“虫知虫朱王”商标。
以上事实有申请人提交的证据11在案佐证。
我局认为，2019年4月23日修订的《商标法》已经于2019年11月1日实施，争议商标于2017年5月14日获准注册，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题适用2019年《商标法》。2013年《商标法》第七条的规定属于原则性条款，其具体内容已体现在2013年《商标法》相关具体条款中。我局将依据2013年《商标法》的相关具体条款对本案进行审理。
根据我局查明的事实3和事实4可知，在争议商标申请日前，申请人的“宝马”、“BMW”、“BMW及图”及图形商标经过使用和宣传已具有较高知名度，彼此之间已形成了对应关系。除争议商标以外，被申请人还在第25类商品上申请注册了“保罗宝马”商标、 “保罗宝马 POLO BMW”商标、“保罗宝玛”商标、“马各驼”商标、“虫知虫朱王”商标。可见被申请人具有摹仿他人知名商标的故意。争议商标“保罗保马”与引证商标二“BMW”、引证商标三“BMW及图”、引证商标四图形对应的中文“宝马”在文字构成、呼叫等方面相近，争议商标与上述引证商标已构成近似标识。争议商标核定使用的户外广告、广告等服务与引证商标二、引证商标三、引证商标四核定使用的无线电电台广告、广告等服务属于同一种或类似服务。因此，争议商标与上述引证商标已构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似服务上的近似商标。
申请人称争议商标的注册构成对引证商标一的摹仿。鉴于我局已经适用2013年《商标法》第三十条的规定对争议商标予以无效宣告，且我局在适用2013年《商标法》第三十条进行审理时亦充分考虑了申请人商标的知名度，故本案不再适用2013年《商标法》第十三条第三款的规定进行审理。
争议商标“保罗保马”与申请人及关联公司的字号“宝马”的文字构成存在一定差异，尚未达到相同或基本相同的程度。因此，争议商标的注册未构成2013年《商标法》第三十二条所指 “损害他人现有的在先权利” 的情形。
2013年《商标法》第十条第一款第（八）项主要禁止的是有可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的商标注册，本案争议商标不属于此类情形。
鉴于我局已经通过2013年《商标法》其他条款予以保护申请人的合法权益，故对争议商标是否违反2013年《商标法》第四十四条第一款的规定，我局不再予以评述。
2019年《商标法》第四条规定“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”。2013年《商标法》对此情形没有明文规定。根据法不溯及既往的原则，2013年《商标法》第四条的规定对争议商标没有溯及力。申请人关于争议商标的注册违反2019年《商标法》第四条规定的无效宣告理由，缺乏法律依据，我局不予支持。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2021年03月05日
