申请人:宝时得科技(中国)有限公司
委托代理人:北京万慧达知识产权代理有限公司
被申请人:杭州巨星科技股份有限公司
委托代理人:北京集佳知识产权代理有限公司
申请人于2020年05月06日对第39690790号“万克士”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:申请人WORX/威克士商标经多年大量宣传和使用,在第7类“非手工操作的手工具”等电动工具领域上具有极高知名度,广为业内公众知晓,已被我局认定为驰名商标。争议商标与第3431698号“WORX”商标、第5179689号“威克士”商标、第3927962号“威克士 WORX及图”商标、第14696238号“威克士WORX”商标、第20009826号“WORX”商标(以下称引证商标一至五)构成使用在类似商品上的近似商标,争议商标的注册和使用会导致消费者对产品来源造成混淆误认。争议商标是对申请人驰名商标的摹仿、翻译,容易导致相关公众的混淆和误认,淡化驰名商标显著性,削弱WORX/威克士商标与申请人之间、WORX与威克士已经形成的紧密对应关系,损害申请人的合法权益。被申请人与申请人同属于电动工具经营者,在明知的情况下,仍然抄袭和摹仿申请人在先知名商标,企图利用申请人品牌的知名度牟取非法利益,具有明显的主观恶意,其行为违背了诚实信用原则,破坏公序良俗,并将引起不良的社会影响。综上,依据《商标法》第七条、第十条第一款第(八)项、第十三条第三款、第三十条、第四十四条第一款、第四十五条的规定,请求对争议商标予以宣告无效。
申请人提交了以下主要证据(光盘):
1、申请人主体资格证明材料;
2、申请人集团内部组织架构及关联公司介绍、公司风貌图片;
3、WORX商标使用材料;
4、申请人商标注册证;
5、申请人WORX商标产品行业排名;
6、申请人2013-2015年度财务专项审计报告、纳税证明、部分销售合同及发票、审计报告;
7、广告及媒体报道材料;
8、申请人、WORX商标及其产品所获荣誉;
9、在先裁定书等。
被申请人答辩的主要理由:争议商标与引证商标一至五的文字构成、呼叫、含义等不同,不构成近似商标。本案并不具有适用第十三条第三款的要件,无须认定驰名商标,且申请人提交的证据不足以证明在争议商标申请日之前,引证商标已经达到驰名的程度。争议商标的注册具有合理性和正当性,未违反《商标法》第十条第一款第(八)项、第四十四条第一款的规定。请求维持争议商标的注册。
针对被申请人的答辩,申请人提交的质证意见与申请理由基本一致。并向我局补充提交了相关裁定书、荣誉证书、媒体报道、部分订单和发票、参加展会的合同和发票、广告等证据。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2019年7月16日申请注册,于2020年3月7日获准注册,核定使用在第7类喷漆机等商品上。
2、引证商标一至五均于争议商标申请日之前获准注册,分别核定使用在第7类农业机械、木材加工机、割草机等商品上。至本案审理时,引证商标一至三、五为申请人名下有效注册商标。引证商标四因连续三年停止使用被予以撤销,该商标已不构成争议商标维持注册的在先商标权利障碍。
以上事实由商标档案在案佐证。
我局认为,《商标法》第七条系总则性规定,其相关规定已体现在《商标法》的相应具体条款中,我局将适用《商标法》的相应具体条款审理本案。根据当事人的理由、事实和请求,本案的焦点问题为:
一、争议商标与引证商标一至五是否构成《商标法》第三十条所指使用于同一种或类似商品上的近似商标。争议商标指定使用的农业机械等商品与引证商标一至三、五核定使用的农业机械等商品属于同一种或类似商品。争议商标与引证商标一至三、五在文字构成、呼叫等方面相近,已构成近似商标。申请人提交的在案证据可证明,在争议商标申请注册前,申请人已将“威克士”及“WORX”商标共同宣传使用于在电动工具类商品上,且已具有一定知名度,并产生一一对应关系,在此情况下,争议商标与引证商标一至三、五共存使用在同一种或类似商品上,易使相关公众对商品来源产生混淆误认,已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。
二、鉴于申请人已在争议商标核定使用商品为同一种或类似的商品上在先申请注册有引证商标一至三、五,且本案已依据《商标法》第三十条规定对申请人的在先商标权利予以保护,故本案不再适用《商标法》第十三条第三款的规定进行审理,我局对申请人有关请求不再予以置评。
三、争议商标不属于有害社会主义道德风尚或者产生其他不良影响的标志,且在案证据不足以证明争议商标的注册会产生有悖于社会公共利益或有违公序良俗等不良影响,故尚不足以认定争议商标的申请注册构成《商标法》第十条第一款第(八)项规定之情形。
此外,申请人虽然援引《商标法》第四十四条第一款的规定,但本案中申请人未提供充分证据证明争议商标系本案被申请人采用其他不正当手段取得注册的主张。因此,申请人援引上述条款认为争议商标应予宣告无效之主张缺乏事实依据,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2021年07月05日