申请人:迪士尼企业公司
委托代理人:北京铸成联合知识产权代理有限公司
被申请人:石家庄唐牌科技有限公司
申请人于2020年12月01日对第42171667号“Mickeyworks”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:
1、争议商标与申请人的第4928282号“米奇”商标(以下称引证商标一)、第4928280号“MICKEY”商标(以下称引证商标二)、第7711937号“米老鼠 MICKEY MOUSE”商标(以下称引证商标三)构成使用在同一种或类似服务上的近似商标。
2、申请人“米奇/米老鼠/MICKEY MOUSE”卡通形象在中国消费者当中具有较高知名度,申请人对该卡通形象名称带来的商业价值具有在先商品化权,争议商标构成对申请人在先权利的损害。
3、被申请人大量抢注有一定知名度的商标、姓名,具有主观恶意,违反诚实信用原则,扰乱商标注册管理秩序,将造成不良影响。
综上,申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第四条、第七条、第十条第一款第(八)项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定,宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据(U盘):1、《财富》杂志中文官方网站下载的文章;2、年度报告;3、媒体报道;4、迪士尼乐园的相关介绍;5、商务部官方网站下载的企业信息;6、2011年全球百家最有价值品牌排名表;7、国家图书馆对申请人的检索报告;8、宣传使用资料;9、相关裁定书、判决书等。
被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2019年11月7日提出注册申请,核定使用在第35类提供社会媒体领域的市场营销咨询服务上,于2020年10月28日获准注册。
2、在争议商标申请注册日之前,引证商标一、二、三均已获准注册,核定使用在第35类计算机录入服务、广告等服务上,商标所有人为本案申请人,至本案审理时,上述三引证商标均为有效注册商标。
我局认为,鉴于《商标法》第七条为原则性条款,其内容已体现在《商标法》的具体条款中,我局将适用《商标法》的具体条款审理本案。
1、争议商标核定使用的提供社会媒体领域的市场营销咨询服务与引证商标一、二核定使用的计算机录入服务、广告等服务在功能效用、服务内容、服务方式等方面区别明显,不属于同一种或类似服务,争议商标与引证商标一、二在上述非类似服务上共存不致引起相关公众混淆误认,故争议商标与引证商标一、二未构成《商标法》第三十条所指情形。
根据申请人提交的证据可以证明米老鼠为其旗下系列动画片中的卡通形象,且该卡通形象在相关公众中具有一定知名度,“米奇”、“MICKEY”、“MICKEY MOUSE”、“米老鼠”均是该卡通形象的名称。争议商标由字母“Mickeyworks”构成,其所含文字“Mickey”与引证商标三“米老鼠 MICKEY MOUSE”在所指的事物、含义、字母构成等方面相近,争议商标与引证商标三已构成近似商标。争议商标核定使用的提供社会媒体领域的市场营销咨询服务与引证商标三核定使用的替他人推销服务属于类似服务。争议商标在上述服务上与引证商标三共存于市场,易使消费者认为双方商标所标示的服务来源于同一市场主体或其间存在某种特定关联性,从而对服务来源产生混淆、误认。因此,争议商标与引证商标三已构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似服务上的近似商标。
2、申请人称争议商标的注册损害了其在先商品化权。本案中,申请人提交的证据不足以证明在争议商标申请注册日之前,其将“米奇”、“米老鼠”、“MICKEYMOUSE”通过宣传、使用,在与争议商标核定使用的提供社会媒体领域的市场营销咨询相类似的服务上已在中国大陆市场范围内具有了一定的知名度并成为申请人所拥有的在先商品化权,故争议商标的注册未损害申请人主张的在先商品化权,未违反《商标法》第三十二条的规定。
3、争议商标标识本身不会对社会主义道德风尚或我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响,故争议商标的注册未构成《商标法》第十条第一款第(八)项规定之情形。
申请人认为争议商标的注册违反了《商标法》第四十四条第一款的规定,但鉴于我局已适用《商标法》第三十条进行审理,并认为争议商标应予无效宣告,申请人的在先商标权利已得到保护,故对争议商标是否违反《商标法》第四十四条第一款的规定,我局不再予以评述。另,申请人关于争议商标的注册违反《商标法》第四条规定的主张缺乏事实依据,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《商标法》第三十条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2021年06月22日