申请人：大宇资讯股份有限公司
委托代理人：北京集佳知识产权代理有限公司
被申请人：武汉东方幻想网络科技有限公司
申请人于2020年11月17日对第16248974号“仙剑无双”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：申请人是知名的游戏软件开发商，“仙剑”系列游戏已经在游戏玩家中长期流传使用，并在业界具有极高的知名度和影响力，其“仙剑”和“仙剑奇侠传”系列商标已经与申请人建立起直接的对应关系。争议商标与申请人第4646714、6481520、8778960、14268651A、14268651号“仙剑”商标，第6960002号“剑仙”商标，第6848098号“仙剑传奇”商标，第8581208、8778921号“仙剑客栈”商标，第6848097号“仙剑世界”商标，第10979655号“仙剑问情”商标，第9952727号“仙剑逍遥”商标，第1985330、6481454、6908773、8778934、10170191号“仙剑奇侠传”商标，第15051153号“仙剑奇侠传五 剑傲丹枫及图”商标，第15266654号“仙剑逍遥游”商标，第9534969号“云中仙剑”商标，第8852488号“飘渺仙剑”商标，第11314826号“奇幻仙剑”商标，9534967号“云中仙剑奇侠传”商标（以下分别称引证商标一至二十三）构成使用在类似服务上的近似商标，并存容易引起相关公众的混淆误认。已有多件含有“剑仙”或“仙剑”文字的商标被认定与申请人商标构成近似商标。争议商标与申请人“仙剑”系列作品相同近似，且指定使用的服务与申请人《仙剑》游戏、小说、漫画、电视剧等系列作品涵盖的衍生商品具有高度的重合性及关联性，其注册使用易使消费者将其与申请人《仙剑》产生误认，损害了申请人知名游戏的在先权益。争议商标是对申请人驰名商标的刻意复制、摹仿，极容易导致混淆，致使申请人驰名商标的权利受到损害。被申请人为申请人同行，其申请注册多件与申请人“仙剑”商标高度近似之商标的行为具有主观恶意，违反诚实信用原则，属于以其他不正当手段取得注册的情形。争议商标的注册使用极容易误导公众，引起混淆和误认，使得相关公众误以为争议商标与申请人“仙剑”等多件商标构成系列商标，具有极强的欺骗性。综上，请求依据《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（七）项、第十三条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定，对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据：申请人公司及关联企业、创作团队介绍等证据；《仙剑奇侠传》系列游戏的维基百科介绍证据；仙剑系列游戏产品软件著作权登记证书证据；仙剑商品在京东、淘宝、一号店的销售情况证据；仙剑官方微博及百度贴吧网页证据；申请人《仙剑奇侠传》小说、漫画等衍生作品的封面及封底照片、实物拍摄照片证据；百度等网络检索条目证据；相关媒体宣传报道证据；“仙剑奇侠传”简称为“仙剑”的证明公证书证据；国产电视剧发行许可证证据；各大视频网站关于《仙剑奇侠传》电视剧介绍及播放页面、宣传海报等证据；《仙剑奇侠传》收视率、游戏下载量统计、官网资料、媒体报道证据；“仙剑奇侠传”系列游戏所获荣誉证据；相关行政裁定书及判决书证据；申请人“仙剑”系列商标注册信息证据；被申请人工商登记资料、商标注册资料、官网页面及百度检索资料等证据；其他证据。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明：争议商标由被申请人于2015年1月28日申请注册，经异议于2017年8月28日获准注册，核定使用在第41类提供在线电子出版物（非下载）、教育、在计算机网络上提供在线游戏、娱乐、游戏厅服务、节目制作、录像带发行、娱乐信息、游戏器具出租、组织教育或娱乐竞赛服务上。
引证商标一至二十三均早于争议商标申请日申请注册或获准注册，分别核定使用在第41类培训、组织娱乐竞赛、电影制作、录像带发行等服务上。至本案审理之时，上述引证商标均为申请人名下有效注册商标。
以上事实有商标档案予以佐证。
本案中，争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题适用2019年《商标法》。申请人援引2019年《商标法》第四条、第七条的精神已体现在2013年《商标法》的具体条款中，我局将适用2013年《商标法》的相应具体条款审理本案。
我局认为，1、争议商标核定使用的教育等全部服务与引证商标三核定使用的出借书籍的图书馆等全部服务在服务内容、服务方式等方面存在一定差异，不属于相同或类似服务。故争议商标与引证商标三未构成2013年《商标法》第三十条所指使用在相同或类似服务上的近似商标。
争议商标核定使用的教育、节目制作、录像带发行、组织教育或娱乐竞赛等全部服务与引证商标一、二、四至二十三核定使用的培训、组织娱乐竞赛、电影制作、录像带发行等服务属于相同服务，或在服务内容、服务方式等方面密切相关，属于类似服务。争议商标“仙剑无双”与申请人上述引证商标在文字构成、呼叫等方面均较为相近，同时使用在上述服务上，易使相关公众误认为系列商标从而对服务来源产生混淆误认，故争议商标与引证商标一、二、四至二十三已构成2013年《商标法》第三十条、第三十一条所指使用在相同或类似服务上的近似商标。
2、申请人关于争议商标的注册损害其在先权益的主张，我局认为，申请人提交的证据不足以证明其“仙剑”游戏、小说、漫画、电视剧等系列作品名称因具有一定知名度而不再单纯局限于该游戏、小说、漫画、电视剧本身，而与特定商品或者服务的商业主体或商业行为相结合，游戏、小说、漫画、电视剧相关公众将其对于该游戏、小说、漫画、电视剧的认知和情感投射于作品名称之上，并对于与其结合的商品或服务产生移情作用，使得申请人据此获得游戏、小说、漫画、电视剧发行以外的商业价值与交易机会。故申请人提交的在案证据尚不足以证明争议商标的注册损害了其“仙剑”游戏、小说、漫画、电视剧等系列作名称享有的在先权益，从而违反了2013年《商标法》第三十二条的规定。因此，我局对于申请人的上述主张不予支持。
3、适用2013年《商标法》第十三条遵循按需原则，本案中，鉴于争议商标已构成2013年《商标法》第三十条、第三十一条所指情形，故无需适用2013年《商标法》第十三条第三款的规定再行审理。我局对申请人该理由不再评述。
4、本案争议商标本身对服务的内容等特点不具有描述性，不属于2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所指容易误导公众，具有欺骗性的情形。2013年《商标法》第四十四条第一款所述“以欺骗手段或者其他不正当手段”取得商标注册的情形主要是指系争商标注册人在申请注册商标的时候，采取了向商标行政主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书件或者其他证据文件，以骗取商标注册行为；或者基于进行不正当竞争、牟取非法利益的目的恶意进行注册的行为。申请人提交的证据尚不足以证明争议商标的注册使用违反了上述法律规定，故我局对此不予支持。
申请人其他理由缺乏事实和法律依据，我局均不予支持。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十一条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2021年08月03日
