申请人:大众汽车股份公司
委托代理人:永新专利商标代理有限公司
被申请人:上海涌展实业有限公司
申请人于2019年08月01日对第30728503号“VWOEM”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、申请人系世界知名的汽车企业,其名下“VW及图”商标经长期宣传和使用已为中国公众所熟知,构成了中国法律定义的驰名商标,请求对第12类国际注册第708041号“VW及图”商标(以下称引证商标一)在陆地车辆商品上驰名的事实再次予以确认。争议商标构成对引证商标一的复制、摹仿和翻译,其注册使用易误导公众,损害申请人作为驰名商标所有人的合法权益。二、争议商标与申请人在先注册的引证商标一和第20类国际注册第708041号“VW及图”商标(以下称引证商标二)构成使用在类似商品上的近似商标。三、被申请人非出于真实使用目的大量抄袭摹仿他人知名商标的行为扰乱了商标注册管理秩序。综上,申请人请求依据2013年《中华人民共和国商标法》(以下简称2013年《商标法》)第四条、第七条、第十三条第一款、第十三条第三款、第三十条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定,对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据(光盘):
1、申请人2004年-2014年年度审计报告、年报摘要及翻译;
2、申请人企业规模及相关经济指标;
3、引证商标的商标档案;
4、申请人签订的商标授权许可合同及商标局许可使用备案;
5、申请人及其商标知名度证据;
6、申请人及其品牌相关报道;
7、大众品牌宣传推广资料及合同、相关活动等资料;
8、相关裁定及判决、申请人商标在其他国家和地区认定驰名的裁定;
9、申请人相关公司缴税情况;
10、大众品牌汽车经销商信息;
11、大众品牌被侵害的证据材料;
12、百度百科、英文词典上关于“OEM”的相关释义;
13、被申请人恶意注册商标的证据。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2018年5月7日申请注册,于2019年2月21日获准注册,指定使用在第20类非金属门把手、门用非金属附件等商品上,商标专用权期至2029年2月20日。
2、引证商标一系申请人所有的国际注册商标,在争议商标申请注册前已获准国际注册,并经领土延伸保护至中国,核定使用在第12类车辆、陆、空、海用运载器及它们的部件等商品上,至本案审理时仍为有效注册商标。
引证商标二系申请人所有的国际注册商标,在争议商标申请注册前已获准国际注册,并经领土延伸保护至中国,核定使用在第20类家具、玻璃镜子等商品上,至本案审理时仍为有效注册商标。
引证商标一、二的国际注册号相同,类别不同。
以上事实有商标档案在案佐证。
3、我局于2016年1月29日在商评字[2016]第11959号《关于第6113787号“TW及图”商标无效宣告请求裁定书》中认定,早在2007年6月18日前,申请人的国际注册第205770号“VW及图”商标在第12类车辆及其组成部件和备件商品上已为相关公众所熟知。我局于2017年5月22日在商评字[2017]第59802号《关于第11687366号“鑫大众原动力”商标无效宣告请求裁定书》中认定,早在2014年4月07日前,申请人的第2021141号“大众”、第2021135号“大众汽车”商标在汽车商品上已在中国大陆地区进行了大量地使用及广泛地宣传,已为相关公众所熟知。申请人在中国使用或宣传“VW及图”品牌及产品的过程中,常与中文“大众”、“大众汽车”同时使用,使得在中国相关消费者中“VW及图”已经形成与汉字“大众”、“大众汽车”相对应的固定联系。上述裁定书均已发生法律效力。该项事实有申请人提交的证据8在案佐证。
我局认为,鉴于争议商标获准注册的日期晚于2014年5月1日,早于2019年11月1日,根据法不溯及既往原则,本案实体问题应适用2013年《商标法》,本案相关程序问题应适用2019年《商标法》。2013年《商标法》第七条是总则性条款,其立法精神已体现在2013年《商标法》的具体条款中,我局将依照2013年《商标法》的具体条款对本案进行审理。
根据申请人的理由、事实和请求,本案的焦点问题可归纳为:一、争议商标与引证商标一、二是否构成使用在类似商品上的近似商标,违反了2013年《商标法》第三十条的规定。二、争议商标是否构成对引证商标一的复制、摹仿和翻译,违反了2013年《商标法》第十三条第三款的规定。三、争议商标的注册是否违反了2013年《商标法》第四十四条第一款的规定。
针对焦点问题一,争议商标指定使用的非金属门把手、门用非金属附件等商品与引证商标一核定使用的车辆、陆、空、海用运载器及它们的部件等商品不属于类似商品。因此,争议商标与引证商标一均未构成2013年《商标法》第三十条所指使用在类似商品上的近似商标。
争议商标由纯英文“VWOEM”构成,其中“OEM”具有“定点生产、代工(生产)”的含义,因此争议商标的显著识别英文为“VW”。争议商标与引证商标二均含显著识别英文“VW”,且争议商标整体未形成与引证商标二区别明显的含义,故争议商标与引证商标二已构成近似商标。争议商标指定使用的非金属门把手、门用非金属附件、工作台等商品与引证商标二核定使用的家具、玻璃镜子等商品或属于终端产品与常用零部件的关系;或属于在日常生产、生活中所常见的,在销售渠道、消费对象、功能用途等方面密切相关的商品。同时根据查明事实3可知,申请人的“VW”商标在争议商标申请注册前经长期使用宣传已具有较高知名度。在此情形下,争议商标与引证商标二同时使用在上述密切关联的商品上,易使相关公众误认为争议商标所标识的商品源自申请人,或与申请人存在某种特定联系,从而产生混淆误认。因此,争议商标与引证商标二已构成使用在类似商品上的近似商标,违反了2013年《商标法》第三十条的规定。
针对焦点问题二,鉴于本案已经适用2013年《商标法》第三十条的规定对申请人在先商标权给予保护,故本案无需再适用2013年《商标法》第十三条第三款的规定予以审理。
针对焦点问题三,在申请人的相关权益于本案中已经通过2013年《商标法》的其他条款予以保护的情况下,本案不再适用2013年《商标法》第四十四条第一款的规定进行审理。
另, 2013年《商标法》第四条是关于商标专用权主体范围和取得商标专用权途径的规定,鉴于申请人依据该条款的规定请求宣告争议商标注册无效的主张缺乏充分的事实依据,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条,2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年06月28日