申请人:大众汽车股份公司
委托代理人:永新专利商标代理有限公司
被申请人:上海涌展实业有限公司
申请人于2019年08月01日对第30442229号“VWOEM”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、申请人系世界知名的汽车企业,其名下“VW及图”商标经长期宣传和使用已为中国公众所熟知,构成了中国法律定义的驰名商标,请求对第12类国际注册第708041号“VW及图”商标(以下称引证商标二)在陆地车辆商品上驰名的事实再次予以确认。争议商标构成对引证商标二的复制、摹仿和翻译,其注册使用易误导公众,损害申请人作为驰名商标所有人的合法权益。二、争议商标与申请人在先注册的第6类国际注册第708041号“VW及图”商标(以下称引证商标一)、引证商标二、国际注册第728196号“VW”商标(以下称引证商标三)和国际注册第1095559号“VW AG”商标(以下称引证商标四)构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。三、被申请人非出于真实使用目的大量抄袭摹仿他人知名商标的行为扰乱了商标注册管理秩序。综上,申请人请求依据2013年《中华人民共和国商标法》(以下简称2013年《商标法》)第四条、第七条、第十三条第一款、第十三条第三款、第三十条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定,对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据(光盘):
1、申请人2004年-2014年年度审计报告、年报摘要及翻译;
2、申请人企业规模及相关经济指标;
3、引证商标的商标档案;
4、申请人签订的商标授权许可合同及商标局许可使用备案;
5、申请人及其商标知名度证据;
6、申请人及其品牌相关报道;
7、大众品牌宣传推广资料及合同、相关活动等资料;
8、相关裁定及判决、申请人商标在其他国家和地区认定驰名的裁定;
9、申请人相关公司缴税情况;
10、大众品牌汽车经销商信息;
11、大众品牌被侵害的证据材料;
12、百度百科、英文词典上关于“OEM”的相关释义;
13、被申请人恶意注册商标的证据。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2018年4月23日申请注册,于2019年3月28日获准注册,指定使用在第6类运载工具用金属锁、金属制皮带张紧器等商品上,商标专用权期至2029年3月27日。
2、引证商标一、四系申请人所有的国际注册商标,在争议商标申请注册前均获准国际注册,并经领土延伸保护至中国,核定使用在第6类金属锁、轮子夹具(丹弗型保护罩)等商品上,至本案审理时引证商标一、四均为有效注册商标。
引证商标二、三系申请人所有的国际注册商标,在争议商标申请注册前均获准国际注册,并经领土延伸保护至中国,核定使用在第12类车辆、陆、空、海用运载器及它们的部件等商品上,至本案审理时引证商标二、三均为有效注册商标。
以上事实有商标档案在案佐证。
我局认为,鉴于争议商标获准注册的日期晚于2014年5月1日,早于2019年11月1日,根据法不溯及既往原则,本案实体问题应适用2013年《商标法》,本案相关程序问题应适用2019年《商标法》。2013年《商标法》第七条是总则性条款,其立法精神已体现在2013年《商标法》的具体条款中,我局将依照2013年《商标法》的具体条款对本案进行审理。
根据申请人的理由、事实和请求,本案的焦点问题可归纳为:一、争议商标与引证商标一至四是否构成使用在同一种或者类似商品上的近似商标,违反了2013年《商标法》第三十条的规定。二、争议商标是否构成对引证商标二的复制、摹仿和翻译,违反了2013年《商标法》第十三条第三款的规定。三、争议商标的注册是否违反了2013年《商标法》第四十四条第一款的规定。
针对焦点问题一,争议商标指定使用的运载工具用金属锁、金属制皮带张紧器等商品与引证商标二、三核定使用的车辆、陆、空、海用运载器及它们的部件等商品不属于同一种或类似商品。因此,争议商标与引证商标二、三未构成2013年《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。
争议商标由纯英文“VWOEM”构成,其中“OEM”具有“定点生产、代工(生产)”的含义,因此争议商标的显著识别英文为“VW”。争议商标与引证商标一、四均含显著识别英文“VW”,且争议商标整体未形成与上述引证商标区别明显的含义,故争议商标与引证商标一、四已构成近似商标。争议商标指定使用的运载工具用金属锁、金属制皮带张紧器等商品与引证商标一、四核定使用的金属锁、轮子夹具(丹弗型保护罩)等商品在销售渠道、消费对象、功能用途等方面基本相同,属于类似商品。如争议商标与引证商标一、四共存于上述类似商品上,易使相关公众误认为上述商品来源于同一市场主体或存在某种关联,进而产生混淆。因此,申请商标与引证商标一、四已分别构成使用在类似商品上的近似商标,违反了2013年《商标法》第三十条的规定。
针对焦点问题二,本案中,申请人已经在类似商品上在先注册了引证商标一、四,我局亦适用2013年《商标法》第三十条的规定对申请人在先商标权给予保护,故本案无需再适用2013年《商标法》第十三条第三款的规定予以审理。
针对焦点问题三,在申请人的相关权益于本案中已经通过2013年《商标法》的其他条款予以保护的情况下,本案不再适用2013年《商标法》第四十四条第一款的规定进行审理。
另, 2013年《商标法》第四条是关于商标专用权主体范围和取得商标专用权途径的规定,鉴于申请人依据该条款的规定请求宣告争议商标注册无效的主张缺乏充分的事实依据,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条,2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款,第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年06月28日