申请人：罗发祥
委托代理人：云南鼎宏商标代理有限公司
被申请人：保山市永子文化产业有限公司
委托代理人：昆明华天商标事务所有限公司
申请人于2018年11月5日对第16406496号“永昌”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、争议商标为我国县级以上行政区划地名，不应作为商标注册使用。争议商标与申请人在先注册的第12314108号“永昌石 YongChangShi及图”商标、第15066204号“永昌”商标（以下分别称引证商标一、二）构成相同或类似商品上的近似商标，侵犯了申请人的在先权利。二、在争议商标申请日之前申请人就已在先使用“永昌石 YongChangShi及图”商标并具有一定影响，被申请人与申请人共处相同地域，其申请注册争议商标是对申请人在先使用并有一定影响的商标的恶意抢注。三、争议商标使用在指定商品上，带有欺骗性，容易使相关公众对商品产地发生误认。被申请人申请注册争议商标违反了公序良俗和诚实信用原则。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第十条第一款第（七）项、第十条第二款、第三十条、第三十二条后半句、第四十四条、第四十五条等规定。请求对争议商标予以无效宣告。
申请人向我局提交了以下主要证据（为复印件形式）：
1、百度搜索“永昌县”、“永昌石”、“永子”、“永昌”、“围棋历史”的结果网页、百度汉语关于“永昌”的含义；
2、申请人身份信息；
3、个体工商户营业执照；
4、引证商标实际使用资料；
5、引证商标宣传资料；
6、申请人签订的购销协议；
7、被申请人官网简介、商标申请注册资料、公司登记变更资料；
8、其它相关资料。
被申请人答辩的主要理由：被申请人成立于2003年，其研发的“永子”围棋得到广大消费者和专业棋手的喜爱，被申请人自创立初始就重视“永子”品牌的建设和保护，争议商标源于被申请人的“永子”商标，至今已获得诸多殊荣。争议商标与引证商标不是近似商标，符合《商标法》的有关规定。申请人无效宣告申请具有主观恶意。商标行政主管部门已在先裁定申请人复制、摹仿被申请人在先注册商标。请求对争议商标予以维持。
被申请人向我局提交了以下主要证据（为光盘形式）：
1、被申请人及其“永子”、“永昌”商标所获荣誉证书；
2、关于认定被申请人“永子”商标具有较高知名度的批复；
3、“永子”围棋收藏记录照片；
4、“永昌永子”冠名、组队围棋比赛的资料；
5、被申请人参展资料；
6、商标行政主管部门在先作出的裁定书、决定书；
7、其它相关资料。
申请人质证的主要理由：被申请人提交的证据仅能证明其“永子”商标的使用和知名度，而不能证明其使用“永昌”相关商标且具有知名度，申请人对其关联性不予认可。被申请人主张申请人具有明显主观恶意没有任何事实和法律依据。争议商标与申请人商标构成类似商品上的近似商标。
申请人向我局补充提交了以下主要证据（为复印件形式）：
9、百度百科关于“永子”、“永昌石”的介绍资料；
10、商标行政主管部门在先作出的决定书；
11、申请人、被申请人商标申请注册资料；
12、申请人开设个体户及公司公示资料。
经审理查明：
1、争议商标由被申请人于2015年2月16日申请注册，2018年5月14日取得注册，核定使用在第28类围棋等商品上，商标专用期至2028年5月13日止。
2、申请人引证商标一于2013年3月25日申请注册，2014年6月6日被准予初步审定并公告，2016年2月7日被核准注册并公告，核定使用在第28类围棋等商品上，商标专用期至2024年9月6日止。
引证商标二于2014年7月10日申请注册，后在（2017）商标异字第46287号异议决定书中被不予注册。
以上事实有商标档案予以佐证。
我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。申请人提起本案无效宣告请求符合商标法的相关规定。
依据当事人陈述的事实、理由及在案证据，本案的焦点问题为：一、争议商标与引证商标一、二是否构成2013年《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第十条第二款所禁止的情形。三、争议商标的注册是否构成以不正当手段抢先注册申请人已经使用并有一定影响的商标，从而违反2013年《商标法》第三十二条后半句规定。
关于焦点问题一，我局认为，首先，鉴于引证商标二未能取得注册，故其不构成争议商标注册的在先权利障碍。
其次，争议商标由中文“永昌”构成，其完整包含于引证商标一的显著认读中文“永昌石”之中，二者在在汉字构成、呼叫、含义等方面较为相似，已构成近似标识。争议商标核定使用的围棋等商品与引证商标一核定使用的围棋等商品在功能用途、销售渠道等方面具有一定共同性，属于同一种或类似商品。被申请人提交的在案证据均非是争议商标的宣传和使用证据，不足以证明争议商标经宣传和使用已足以产生与引证商标一的可区分性。因此，争议商标与引证商标一共存于市场，易使相关公众误认为是源自同一主体的系列商标，或者之间存在某种特定联系，从而产生误认、误购，已构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
关于焦点问题二，我局认为，“永昌”虽属县级以上行政区划的地名，但其还具有强于地名的其它含义，故争议商标的注册未构成2013年《商标法》第十条第二款所禁止的情形。
关于焦点问题三，我局认为，2013年《商标法》第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”是对未注册商标予以保护的条款，而本案引证商标一为已注册商标，且我局对其基于注册形成的在先商标权利已通过2013年《商标法》第三十条予以保护，故本案不适用2013年《商标法》第三十二条后半句的规定审理。
此外，2013年《商标法》第十条第一款第（七）项规定主要适用于系争商标本身故意夸大服务的功能、作用等，从而掩盖了服务在质量、目的等方面的真相，欺骗消费者，容易使消费者对服务的质量等特点或产地产生误认。争议商标标识本身不属于上述情况。另，在案的案外商标案件决定书、裁定书的具体情形与本案不同，故均不能成为本案审理的当然依据。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款、第四十四条第三款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年01月14日
