申请人：株式会社斗山
委托代理人：北京市集佳律师事务所
被申请人：山东鹏程斗鑫工程机械有限公司
委托代理人：北京安达联信商标代理有限公司
申请人于2019年07月29日对第32352039号“Dooxin及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、申请人成立于1896年，已经发展成为世界建筑和机械行业的顶级企业。“DOOSAN”、“DOOSAN及图”是申请人于1946年开始使用的商号名称和主要商标，已经在世界范围内广泛注册和使用。申请人的第4887535、1910280、7689855号“DOOSAN及图”商标、第1910286号“斗山DOOSAN及图”商标、第7689645号“DOOSAN”商标、第7689835号“斗山”商标（以下称引证商标一至六）已获准注册，经过申请人及其关联公司在中国大量宣传和使用，已经为相关公众广为知晓并享有相当高的知名度。申请人请求认定其商标为驰名商标。二、争议商标与申请人的引证商标一至六构成类似商品上的近似商标，争议商标的注册和使用必将导致消费者混淆商品来源或误认为被申请人与申请人之间存在许可、合作、赞助等关联，从而损害申请人和消费者的合法权益，产生不良影响。三、申请人的“DOOSAN”、“斗山”商标是建筑和工程机械、运输产品上最具声望的品牌。申请人的引证商标一至六是申请人在先注册使用在第7类“挖掘机；机床；叉车”商品上为公众所知晓的驰名商标，理应获得强有力的保护。争议商标是对申请人驰名的引证商标的抄袭和摹仿，当指定使用在不类似但密切相关商品上时，极易产生混淆和误认，损害申请人的在先合法权利。四、“DOOSAN”是申请人英文企业名称的显著识别部分，“斗山”是其中文翻译，经过申请人的长期使用已经形成直接的对应关系，争议商标侵犯了申请人及其关联公司对“DOOSAN 斗山”文字享有的在先企业名称权。五、被申请人申请注册争议商标的行为具有非常明显的恶意，严重违反了诚实信用原则。综上，申请人依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第九条第一款、第十条第一款第（七）及第（八）项、第十三条、第十四条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的相关规定，请求对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据（以电子版形式）：1、吉尼斯证书、申请人发展简介、申请人关联公司历史简介；年报及摘译；2、业务内容介绍、建设项目列表；3、获得荣誉和奖项；4、招标邀请书、技术合作邀请函、技术邀请函；5、申请人签订的销售合同列表及买卖合同、销售发票列表及销售发票；6、审计报告；7、中国工程机械协会挖掘机分会出具的证明信；8、在韩国的广告和媒体报道及翻译、在中国媒体刊登的部分广告、广告合同、发票、部分户外广告照片；9、网络新闻报道；10、中国国家图书馆科技查新中心出具的检索报告；11、参加展会的现场照片；12、申请人及其子公司在中国获得的荣誉汇总列表及获奖证书、图片；13、申请人名下“DOOSAN及图”商标、“Doosan”、“斗山”等商标在韩国及其他国家的注册列表及注册证；14、申请人“DOOSAN斗山”商标在中国的注册列表及注册证；15、在先异议决定；16、百度介绍页；17、宣传册、年报、产品手册；18、申请人在中国签订的销售代理合同及部分出货单；19、申请人部分经销商、代理上的仓库、店铺照片；20、申请人在中国申请注册的商标列表；21、百度等网络以“斗山”等为关键词的搜索结果页；22、《中外著名企业商标维权识别手册》封面及摘录；23、《中外著名企业商标维权识别手册》封面及摘录；24、申请定制纪念品照片；25、维权情况材料；26、被申请人企业信用信息；27、被申请人第37988488号商标信息页；28、被申请人网站页面；29、申请人公司网站页面。
被申请人答辩的主要理由：一、争议商标与引证商标不构成相同或近似商标。二、申请人提出无效宣告申请的行为具有恶意。三、被申请人的争议商标已使用多年并一投入巨资、生产，该商标已经在市场上形成了一定的知名度和美誉度，深受同行业及国内外消费者的青睐，申请人此时提出无效宣告申请有利用被申请人已经形成的市场商誉的嫌疑。综上，申请人请求对争议商标的注册予以维持。
被申请人提交了以下主要证据（以复印件形式）：1、争议商标的初审公告页；2、部分销售发票；3、部分销售合同及发票；4、产品照片、检测报告；5、厂区及公司照片；6、公司网站页面截图。
我局将被申请人的答辩意见交换至申请人，申请人对此提出的质证意见与其无效宣告请求阶段理由大致相同，并补充提出以下质证意见：被申请人提交的证据材料为复印件，极有可能被伪造、修改，证据能力弱，部分涉外证据没有进行中文翻译，不具证据能力。另，被申请人的实际使用具有攀附申请人的故意，其对争议商标的使用不能掩盖其主观恶意和违法事实。综上，申请人请求对争议商标的注册予以无效宣告。
经审理查明：
1、争议商标由烟台鹏程机械制造有限公司于2018年7月19日向商标局提出注册申请，注册公告刊登于2019年4月7日第1642期《商标公告》上，核定使用在第7类打浆机、推土机、挖掘机等商品上。注册人名义后经商标局核准变更为山东鹏程斗鑫工程机械有限公司。
2、引证商标一至六在争议商标申请注册日前即已在第7类钻机、挖掘机、推土机、混合机（机器）等商品上获准注册，至本案审理时均为申请人名下有效注册商标。
以上事实由商标档案予以佐证。
争议商标获准注册日期早于2019年11月1日的同时又晚于2014年5月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用2013年《商标法》。本案的相关程序问题仍适用现行《商标法》。
2013年《商标法》第七条、第九条属于总则性规定，其立法精神已经体现在2013年《商标法》其他条款的具体规定之中，我局将根据当事人的评审理由、提交的证据及案情适用相关实体条款进行审理。经评议，我局认为，本案焦点问题在于：一、争议商标与引证商标一至六是否构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、争议商标的申请注册是否构成2013年《商标法》第十三条第三款规定的不予注册并禁止使用的情形。三、争议商标的申请注册是否违反2013年《商标法》第三十二条关于不得损害他人现有的在先权利的规定。
关于焦点问题一，我局认为，申请人提交的证据可以证明“斗山”为“DOOSAN”的常用中文音译及呼叫表现形式，其在实际商业宣传、使用过程中亦有将“DOOSAN及图”商标、“斗山”商标共同使用，已形成了对应关系。争议商标所含文字“Dooxin”与引证商标二、三、四、五所含文字“DOOSAN”在文字构成、呼叫等方面相近，又引证商标六文字“斗山”在呼叫上相近，则争议商标与引证商标二至六已构成近似商标。争议商标核定使用的挖掘机、挖土机、打桩机等商品与引证商标二至六核定使用的推土机、挖掘机、混合机（机器）、推土机等商品属于同一种或类似商品。在上述商品上争议商标与引证商标二至六共存于市场易使相关公众误认为它们是来自同一主体的系列商标，或存在某种特定关联，从而对商品来源产生混淆和误认。因此，争议商标与引证商标二至六已构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
争议商标核定使用的推土机、挖掘机等商品与引证商标一核定使用的钻机、擦洗机等商品不在同一商品类似群组，不属于同一种或类似商品，且申请人提供的在案证据不足以证明上述商品属于类似商品，争议商标与引证商标一在上述商品上共存于市场，一般不易使消费者对商品的来源产生混淆或误认。因此，争议商标与引证商标一未构成2013年《商标法》第三十条所指在同一种或类似商品上的近似商标。
关于焦点问题二，我局认为，鉴于申请人在与争议商标核定使用商品相同或类似的商品上已有在先注册的引证商标二至六，且我局已通过2013年《商标法》第三十条对其商标权利予以保护，并充分考虑申请人在先商标的知名度，故本案不再适用2013年《商标法》第十三条第三款之规定。
关于焦点问题三，我局认为，本案申请人主张的其被损害的现有的在先权利为商号权。2013年《商标法》第三十二条对在先商号权保护的前提要件之一是争议商标与他人在先商号相同或基本相同。本案争议商标与申请人及其在华关联公司商号在构成要素、呼叫上尚达不到相同或基本相同的高度近似程度。因此，本案不能认定争议商标的注册构成了对申请人所主张的在先商号权的损害。
争议商标本身并不带有欺骗性，不会使公众对商品或服务的质量等特点或者产地产生误认，该标识本身亦不会对社会主义道德风尚或我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响，故争议商标的申请注册不属于2013年《商标法》第十条第一款第（七）、（八）项所指情形。
申请人提供的在案证据不足以证明争议商标是被申请人以欺骗手段或其他不正当手段取得商标注册的。因此，申请人关于争议商标违反2013年《商标法》第四十四条第一款的主张，缺乏事实依据，我局不予支持。
当事人其他主张缺乏事实或法律依据，我局不予支持。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年08月25日
