申请人：丹阳市开发区诚益眼镜商行
委托代理人：上海富深商标代理有限公司
被申请人：深圳匡威麦迪眼镜有限公司
委托代理人：北京世纪鼎力国际知识产权代理有限公司
申请人于2019年8月12日对第19937250号“西澳袋鼠”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：申请人的商标在市场上存续多年，经过使用和宣传已具有一定知名度。争议商标与申请人在先申请注册的第724752号“KANGAROO及图”商标、第4578681号“KANGAROO及图”商标（以下称引证商标一、二）已构成使用在类似商品上的近似商标。被申请人申请注册争议商标系明显的傍名牌及搭便车行为。综上，依据《商标法》第四条、第七条、第九条、第十条第一款第（七）项、第三十条、第三十二条、第四十五条第一款及《反不正当竞争法》第五条等相关规定，请求对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据：
1、相关商标档案信息；
2、引证商标转让信息；
3、“KANGAROO”词典查询页等。
被申请人答辩的主要理由：争议商标与引证商标一、二不构成使用在类似商品上的近似商标。争议商标是被申请人自行设计的，具有商标应有的显著特征。争议商标经过被申请人的长期使用和宣传已具有一定知名度。综上，争议商标应予以维持注册。
我局将被申请人答辩材料寄送申请人，申请人在规定期限内提出的主要质证意见与其前述申请理由基本一致，不再赘述。
申请人提交了以下主要质证证据：百度搜索页打印件。
经审理查明：1、争议商标由被申请人于2016年5月12日申请注册，2017年6月28日取得注册，核定使用在第9类“眼镜；眼镜片；隐形眼镜；3D眼镜；电池；移动电源（可充电电池）；护目镜；传感器；立体视镜；眼镜框”商品上。
2、引证商标一、二均于争议商标申请日之前申请注册，核定使用在第9类眼镜框等商品上，时至本案审理之时，以上引证商标为有效的注册商标。在我局评审期间，引证商标一、二经由我局核准，转让给王沈军。依据申请人提交的营业执照资料可知，本案申请人为丹阳市开发区诚益眼镜商行，其类型为个体工商户，经营者为王沈军。以上可知，本案申请人与引证商标一、二的所有人系利害关系人。
以上事实有商标档案在案予以佐证。
我局认为，本案中，争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题仍适用2019年《商标法》。鉴于《反不正当竞争法》的有关规定已在2013年《商标法》中有所体现，故本案适用2013年《商标法》相关条款予以审理，结合当事人陈述的事实和理由，本案的焦点问题可归结为：
一、争议商标与引证商标一、二是否构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。争议商标为纯中文“西澳袋鼠”，与引证商标一、二的主要认读部分英文“KANGAROO”（中文含义为：袋鼠）在整体印象、含义等方面相近，整体上不易区分，已构成近似商标。争议商标核定使用的眼镜、眼镜片、隐形眼镜、3D眼镜、护目镜、眼镜框商品与引证商标一、二分别核定使用的眼镜框等商品属于同一种或类似商品。争议商标与引证商标一、二共同使用在同一种或类似商品上，易导致消费者对商品来源产生混淆、误认，已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。鉴于争议商标核定使用的电池等其余商品与引证商标一、二分别核定使用的眼镜框等商品不属于同一种或类似商品。因此，争议商标核定使用在电池等其余商品上与引证商标一、二未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。
二、争议商标的申请注册是否构成2013年《商标法》第三十二条规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。首先，2013年《商标法》第三十二条所指的在先权利是指在系争商标申请注册日前已经取得的除商标权以外的其他权利。本案中，申请人并未明确主张其享有何种除商标权以外的其他在先权利，并且未进行举证。其次，申请人提交的证据并无其在电池等其余商品上的使用情况，不足以证明申请人于争议商标申请注册日前在电池等其余商品上在先使用与争议商标相近似的商标并产生一定影响。故争议商标的注册未违反2013年《商标法》第三十二条相关规定。
另，本案不适用2013年《商标法》第四条的规定，2013年《商标法》第七条、第九条为总则性条款，在2013年《商标法》其他条款中已有体现，对申请人依该规定请求对争议商标予以无效宣告的理由，我局在前文中已适用2013年《商标法》其他条款进行评审，在此不予赘述。
此外，争议商标本身并非带有欺骗性，容易使相关公众对商品的质量等特点或者产地产生误认，争议商标的注册未违反2013年《商标法》第十条第一款第（七）项的规定。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条、《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定，我局裁定如下：
争议商标在眼镜、眼镜片、隐形眼镜、3D眼镜、护目镜、眼镜框商品上予以无效宣告，在其余商品上予以维持。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年09月10日
