申请人：北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂
委托代理人：北京华冠知识产权代理有限公司
被申请人：保定众义酒业有限公司
委托代理人：河北北方知识产权代理有限公司
申请人于2019年12月10日对第22500149号“牛二陈”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、鉴于申请人的牛栏山二锅头酒的悠久历史、良好质量及独特口感，牛栏山二锅头拥有极为广泛的大众消费群体，自上世纪80年代起，白酒行业经销商及普通消费者即习惯将“牛栏山二锅头”简称为“牛二”。“牛二”品牌由申请人首创并在先申请，其与“牛栏山二锅头”品牌已拥有极高知名度。争议商标与申请人第866912号“牛栏山”商标（以下称引证商标一）、第15615869号“牛栏山 陈酿白酒及图”商标（以下称引证商标二）、第5867438号“牛栏山二锅头及图（指定颜色）”商标（以下称引证商标三）、第3486435号“牛二”商标（以下称引证商标四）、第19283183号“牛二”商标（以下称引证商标五）已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、争议商标的注册侵犯了申请人的在先著作权，属于以不正当手段抢注申请人具有一定影响的商标之情形。三、被申请人与申请人属于同行业经营者，理应知晓申请人及其系列引证商标的知名度和影响力，仍然恶意摹仿、抄袭申请人的引证商标，其申请注册争议商标的行为违反了《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第十五条第二款的规定。四、被申请人存在明显抄袭、摹仿申请人及他人商标的恶意，其注册商标的行为违反了诚实信用原则，构成“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”情形。五、被申请人抄袭、摹仿申请人在先已经使用多年的白酒的包装、装潢，其行为存在明显恶意。争议商标带有欺骗性，易导致消费者混淆误认，有害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响。综上，依据《商标法》第七条、第十条第一款第（七）项和第（八）项、第十五条第二款、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条、第四十五条等相关规定，请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据（以光盘或打印件形式）：1、行业协会出具的说明；2、国家图书馆出具的以“牛二”为检索词的检索报告；3、“牛栏山”商标批复文件；4、所获证书、荣誉；5、著作权登记证书；6、被申请人商标列表及其网站商品图片。
被申请人答辩的主要理由：申请人引证商标四为无效商标，引证商标五处于异议程序中，申请人在酒类行业没有“牛二”的在先商标权利。争议商标为被申请人所独创，与引证商标一至三在整体含义、呼叫、外观上存在显著差异，未构成近似商标。申请人提交的证据不足以证明争议商标是对其引证商标的模仿和抄袭。争议商标的注册是基于保护知识产权的善意目的，不会造成相关公众的混淆误认。争议商标经过大量的使用已具有一定的知名度，具备商标应有的识别作用。在先无效宣告案件对申请人“牛二陈”商标予以维持注册。综上，争议商标的注册未违反《商标法》第三十条、第三十二条等相关规定，请求维持争议商标的注册。
被申请人提交了以下主要证据：产品宣传图、广告宣传合同、销售合同、加工承揽合同、酒类流通随附单、汽运结算单、酒类包装加工合同、参展合同、在先案件裁定书、所获证书等证据复印件。
针对被申请人的答辩，申请人除重申了申请理由中的主要观点外，又补充了以下质证意见：被申请人提交的证据不能证明争议商标通过使用产生显著性。被申请人援引的其他案件裁定结果与本案无关。
经审理查明：1、争议商标由被申请人于2017年1月4日提出注册申请，2019年6月7日取得注册，核定使用在第33类果酒（含酒精）、葡萄酒、白酒等商品上。
2、引证商标一至三于争议商标申请日前取得注册，分别核定使用在第33类含酒精的饮料(啤酒除外)、白酒、酒(饮料)等商品上。引证商标五于争议商标申请日前申请注册，2019年2月27日获得初步审定公告，历经异议程序被准予注册，注册公告于2020年9月7日刊登在第1710期《商标公告》上，核定使用在第33类酒精饮料（啤酒除外）、葡萄酒、白酒等商品上。至本案审理之时，上述引证商标均为申请人名下的有效注册商标。引证商标四已被我局作出的商标驳回通知书予以注册申请。
3、2005年12月，申请人使用在第33类白酒商品上的“牛栏山”注册商标在商标管理案件中被认定已为相关公众所熟知。
4、除争议商标外，被申请人在第33类商品上申请注册了90余件商标，其中包括“志村长”、“洋河古”、“双沟渠”、“红呈”、“稻南香”、“萬吉郎”、“牛榔山”、“新一代牛栏牛二”、“小牛二”、“牛二陈”、“牛二及图”等多件与申请人及他人知名商标相近似的商标。
以上事实有申请人提交的证据、商标档案予以佐证。
我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故本案程序问题适用2019年《商标法》。申请人请求宣告争议商标无效所援引的2013年《商标法》第七条为总则性条款，其实质内涵已体现在2013年《商标法》的实体条款之中。我局将根据当事人评审理由、提交的证据及案情适用2013年《商标法》相应实体条款审理本案。
一、由查明事实可知，引证商标四已被依法驳回注册申请，其不构成争议商标的在先权利障碍。争议商标核定使用的果酒（含酒精）、葡萄酒、白酒等商品与引证商标一、二、三、五各自核定使用的含酒精的饮料(啤酒除外)、白酒、酒(饮料)等商品属于同一种或类似商品。申请人提交的证据可以证明在争议商标申请日前，其“牛栏山”商标在白酒商品上已具有一定知名度，“牛栏山二锅头”商标与“牛二”已产生较强的对应关系。争议商标为汉字组合“牛二陈”，与引证商标一、二、三、五在呼叫、文字构成、含义等方面相近，相关公众易认为上述商标具有关联关系，已构成近似标识。同时，根据查明事实4，且考虑到被申请人与申请人为同行业者，其对申请人及其产品、商标知名度情况理应知晓。争议商标与引证商标一、二、三、五若同时使用在上述同一种或类似商品上，易使相关公众对商品来源产生混淆误认。因此，争议商标与引证商标一、二、三、五已构成2013年《商标法》第三十条、第三十一条所指在同一种或类似商品上的近似商标。被申请人提交的证据不足以证明争议商标经使用已足以与引证商标一、二、三、五在同一种或类似商品上相区分。商标授权确权案件审理具有个案性，被申请人所述其他商标注册之情形不能成为争议商标予以维持注册的当然依据。我局对被申请人抗辩理由不予支持。
二、本案中，依据查明事实4，被申请人先后在第33类酒类商品上申请注册了90余件商标，其中包括“志村长”、“洋河古”、“双沟渠”、“红呈”、“稻南香”、“萬吉郎”、“牛榔山”、“新一代牛栏牛二”、“小牛二”、“牛二陈”、“牛二及图”等多件与申请人及他人知名商标相近似的商标，前述商标多数已被宣告无效、不予注册或因与他人在先商标近似而被驳回注册申请。而被申请人在本案中并未对其上述行为作出合理解释或说明。我局认为，被申请人作为酒类行业的生产经营者，其上述行为具有明显的抄袭、摹仿他人知名商标，以谋取不正当利益的故意，不具备注册商标应有的正当性。该类不正当注册行为不仅会导致相关公众对商品来源产生误认，更扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序。因此，被申请人注册争议商标的行为构成2013年《商标法》第四十四条第一款规定所禁止的“以其他不正当手段取得注册”之情形。
三、申请人虽称争议商标的注册侵犯了其手写体作品的在先著作权，但争议商标与申请人主张的作品存在差异，未构成实质性相似。故本案不能认定争议商标的注册违反了2013年《商标法》第三十二条前半句之禁止性规定。
四、鉴于本案已依据2013年《商标法》第三十条、第三十一条规定对申请人的在先商标权利予以保护，故本案不适用2013年《商标法》第三十二条后半句之禁止性规定。
五、2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所禁止的“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”之情形系指商标标识本身带有欺骗性，易造成产地、质量等特点的误认，不宜作为商标使用。申请人所述争议商标的注册使用易导致的误认则指向不同主体相对权利的冲突所导致的商品来源误认，不属于上述规定的调整范畴。2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所禁止的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的标志主要是指对我国政治、宗教、民族等社会公共秩序、社会公共利益存在消极、负面的影响的标志。本案争议商标本身并不存在上述情形，故对申请人有关主张我局不予支持。
六、申请人提交的证据不能证明在争议商标申请日前，被申请人与申请人之间存在代理或代表关系以外的合同、业务往来关系或者其他关系。因此，我局对申请人关于争议商标的注册违反2013年《商标法》第十五条第二款规定之主张不予支持。申请人其他理由缺乏事实及法律依据，我局不予支持。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十一条、第四十四条第一款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年11月28日
