申请人:上海良工阀门厂有限公司
委托代理人:北京盈科(上海)律师事务所
被申请人:良工阀门集团有限公司
申请人于2020年01月21日对第28161944号图形商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:
1、争议商标与申请人第100612号图形商标(以下称引证商标一)、第7830162号图形商标(以下称引证商标二)构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。
2、申请人在2008年3月3日向上海市版权局登记了工字牌图形美术作品,作品登记证书的编号为09-2008-F-146号。争议商标与申请人在先享有著作权的作品构成实质性相似,侵犯了申请人的在先著作权。
3、被申请人与申请人处在同一行业,其申请或受让多件与申请人以及其他企业商标相同或近似的商标,该行为扰乱了正常的商标注册管理秩序和公平有序的市场竞争秩序,违反诚实信用原则,属于“以欺骗或者其他不正当手段取得注册”的情形。
综上,申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第七条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定,宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据(光盘):
1、各引证商标注册信息;
2、申请人营业执照及所获荣誉;
3、申请人产品获得国家发明专利情况;
4、申请人行业大客户与供应商信息、中标通知、客户反馈;
5、被申请人的网站宣传内容;
6、申请人与被申请人企业信用公示信息、被申请人工商变更记录;
7、《阀门的设计与应用》书籍摘录;
8、(2013)闵民三(知)初字第569号案件档案及判决书;
9、申请人作品登记证书;
10、被申请人的商标注册信息。
被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2017年12月18日提出注册申请,指定使用在第6类钢管、金属阀门(非机器部件)等商品上,于2018年12月14日获准注册。
2、在争议商标申请注册日之前,引证商标一、二均已获准注册,核定使用在第6类阀门管件(内外销)、金属阀门(非机器零件)等商品上,商标所有人为本案申请人,至本案审理时,上述引证商标一、二均为有效注册商标。
3、上海市版权局作登字:09-2008-F-146号作品登记证书的登记日期为2008年3月3日,作品完成日期为2003年10月8日,证书上载明作品名称为《工字牌》的美术作品作者为林金镖,著作权人为本案申请人。
争议商标获准注册日期为2018年12月14日,根据法不溯及既往原则,本案的相关实体问题应适用2013年《商标法》,相关程序问题仍适用2019年《商标法》。鉴于2013年《商标法》第七条为原则性条款,其内容已体现在2013年《商标法》的具体条款中,我局将适用2013年《商标法》的具体条款审理本案。依据当事人陈述及查明的事实,我局认为:
1、争议商标为纯图形商标,与引证商标一、二图形在构图要素、设计风格、表现形式与视觉效果方面均相近,予消费者整体印象不易区分,已构成近似商标。争议商标指定使用的钢管、金属阀门(非机器部件)、金属水管阀、管道用金属弯头、金属管道、管道用金属接头、压缩空气管道用金属配件、油井用金属套管、金属套筒(金属制品)商品与引证商标一、二核定使用的阀门管件(内外销)、金属阀门(非机器零件)、金属水管阀等商品属于同一种或类似商品,争议商标在上述商品上与引证商标一、二共存于市场易误导消费者,使其对商品的来源产生误认。故争议商标在上述商品上的注册已构成2013年《商标法》第三十条规定的情形。争议商标指定使用的金属法兰盘商品与引证商标一、二核定使用的商品在功能、用途等方面存在一定差别,未构成2013年《商标法》第三十条规定的情形。
2、申请人称争议商标的注册损害其在先著作权。本案中,申请人虽提交了在先著作权登记证书,但争议商标与申请人主张之著作权作品整体存在一定差别,并不构成著作权法意义上的实质性相似。故争议商标的注册未违反2013年《商标法》第三十二条的规定。
3、2013年《商标法》第四十四条第一款所指的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形涉及的是宣告商标注册无效的绝对事由,所要禁止的是扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源等商标的注册行为。本案申请人提交的证据不足以证明争议商标系以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的商标,故申请人的该项主张不能成立。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《商标法》第三十条、2019年《商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条、《商标法实施条例》第六十八条的规定,我局裁定如下:
争议商标在金属法兰盘商品上予以维持,在其余商品上予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年09月27日