申请人:德克斯户外用品有限公司
委托代理人:永新专利商标代理有限公司
被申请人:王晓兰
申请人于2020年02月13日对第22417801号“SUTTONSUGG”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标与申请人在先注册的第880518号“UGG”商标、国际注册第860445号“UGG”商标、第8044748号“UGG”商标、第18624670号“UGG”商标(以下称引证商标一至四)构成使用在相同或类似服务上的近似商标。二、“UGG”商标在全球范围包括中国在内有着极高的知名度和影响力,并于2011年被认定为在“鞋”上的驰名商标。争议商标与申请人驰名商标构成近似,其使用和注册将损害申请人作为驰名商标所有人的合法权益。三、被申请人曾多次在相关商品及服务上申请包含“UGG”商标的系列商标,且还有多件商标是对他人在先使用并具有较高知名度商标的恶意抄袭,违反诚实信用原则,构成以不正当手段注册商标的恶意行为。综上,申请人依据《商标法》第七条、第十条第一款第(八)项、第十三条、第三十条、第四十四条第一款以及第四十五条的规定,请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据:
1、申请人各引证商标档案信息;
2、UGG品牌的部门总监出具的宣誓书及其中文译文;
3、申请人UGG商标在美国、欧盟、日本等国家和地区的商标注册证明及其中文译文;
4、其他相关企业出具的宣誓书、证明;
5、申请人海关报关单、发票、货物包装单据;
6、商标授权使用书、媒体报道以及部分零售店照片;
7、相关销售证明、发票、广告等;
8、国家图书馆出具的相关检索报告;
9、申请人商标受保护记录;
10、相关裁定、判决、公证书;
11、被申请人商标信息及相关公司信息。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2016年12月27日申请注册,经异议程序于2019年5月28日获准注册,核定使用在第18类背包、毛皮、伞等商品上,为有效注册商标。
2、引证商标一至四申请日均早于争议商标申请日,其中引证商标一核定使用在第25类鞋、帽舌等商品上,引证商标二至四分别核定使用在第18类动物皮、包、伞等商品上,现均为申请人名下的有效注册商标。
3、除本案争议商标外,被申请人名下还申请注册有第20913165 号“新百伦芈运”商标、第21197410 号“SHSKECHERSE”商标、第21759542 号“VVANS”、第21501472 号“阿迪斯凯奇”商标等50件商标。
以上事实有商标档案予以在案佐证。
我局认为,争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册,根据法不溯及既往原则,本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定,程序问题适用2019年《商标法》。2013年《商标法》第七条系总则性条款,其精神已体现在其它具体条款之中。根据当事人的理由、事实和请求,本案的焦点问题为:
一、争议商标与引证商标一至四是否构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在相同或类似商品上的近似商标。
争议商标核定使用的“背包”等商品与引证商标一核定使用的“鞋”等商品不属于相同或类似商品,故争议商标与引证商标一未构成使用在相同或类似商品上的近似商标。
争议商标完整包含了引证商标二至四的字母“UGG”,且整体未形成明显区别含义,故争议商标与引证商标二至四构成近似商标。争议商标核定使用的“背包、毛皮、伞”等商品与引证商标二至四核定使用的“运动包、动物皮、伞”等商品属于同一种或类似商品。争议商标与引证商标二至四共存于上述同一种或类似商品上,易导致相关公众对商品来源产生混淆误认,故争议商标与引证商标二至四已构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在相同或类似商品上的近似商标。
鉴于我局已基于申请人在先商标对争议商标予以无效宣告,申请人商标已获法律保护的前提下,故本案不再适用2013年《商标法》第十三条进行审理。
二、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指情形。
2013年《商标法》第四十四条第一款所指的“其他不正当手段”,是指以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。本案中,争议商标完整包含了申请人具有一定知名度及显著性的“UGG”,且除本案争议商标外,由我局经审理查明3可知,被申请人还先后申请注册了50件商标,其中“新百伦芈运”、“SHSKECHERSE”、“VVANS”、“阿迪斯凯奇”等多件商标与他人知名商标、品牌相近。被申请人并未对此予以答辩并作出合理解释,其申请注册商标超出了正常的使用意图,有违诚实信用基本原则,扰乱了正常的商标注册、使用和管理秩序,故争议商标的申请注册已构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指情形。
另,争议商标构成要素本身并没有对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响,故争议商标未违反2013年《商标法》第十条第一款第(八)项的规定。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十四条第一款、《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年12月02日