申请人：斯凯杰美国公司
委托代理人：北京铸成联合知识产权代理有限公司
被申请人：福建省鼎盛体育用品有限公司
委托代理人：福建省海峡知识产权事务所有限公司
申请人于2017年9月15日对第11036914号图形商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求。我委依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、争议商标与申请人第10426651号“S及图”商标（以下称引证商标一）、第5780577号“S及图”商标（以下称引证商标二）、第6383851号“S及图”商标（以下称引证商标三）、国际注册第984878号“S及图”商标（以下称引证商标四）、第1266107号“S及图”商标（以下称引证商标五）构成相同或类似商品上的近似商标。二、在争议商标申请日之前，申请人的“SKECHERS”、“斯凯奇”、“S图形”系列商标就已广泛使用在与争议商标指定的相同或类似商品上，并已与申请人形成了唯一对应的关系，在中国相关公众中获得了相当高的知名度和影响力。三、申请人的“S图形”系列商标已在第25类鞋、帽相关领域上获得了极高的显著性和知名度，争议商标与申请人在先商标高度近似，使用在第25类直接冲突的商品上极易造成消费者对商品来源及商品质量等特点的混淆误认。四、争议商标与申请人享有在先著作权的“S图形”系列标识构成实质性近似，其注册申请侵犯了申请人在先的著作权。五、争议商标的注册申请是出于搭便车的主观恶意，违反了诚实信用原则。争议商标的注册或使用将会淡化申请人的驰名商标，扰乱社会主义市场经济秩序和公平竞争机制，误导和欺骗消费者，最终损害相关公众的利益，从而造成不良影响。综上，请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第九条、第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条、第四十五条的相关规定，宣告争议商标无效。
申请人向我委提交了以下主要证据（U盘形式）：
1.申请人商标申请及注册情况；
2.产品官网打印页；
3.专项审计报告；
4.店铺合同及销售发票；
5.所获荣誉；
6.广告合同、明星代言合同等相关宣传材料；
7.申请人运动鞋品牌公众认知情况调查报告；
8.相关行政处罚决定书、查处现场照片；
9.在先异议决定书等；
10.著作权登记证书；
11.被申请人相关资料等。
被申请人答辩的主要理由：一、争议商标系被申请人所独创，其注册并没有侵犯申请人的在先权利。争议商标与引证商标一至五未构成近似商标。二、申请人提交的证据不能证明被申请人注册争议商标的行为会使其商标权益受到侵害。综上，请求维持争议商标的注册。
针对被申请人的答辩，申请人质证坚持其前述主要理由和请求。
经审理查明：
1.争议商标由奥骄(福建)鞋业有限公司于2012年6月7日向商标局申请注册，2013年10月14日在第25类服装等商品上获准注册。后经商标局核准，争议商标已转让至福建省鼎盛体育用品有限公司，即本案被申请人。
2.引证商标一、二、三申请注册的时间均早于争议商标申请日，初步审定时间均晚于争议商标申请日，分别核定使用在第25类鞋(脚上的穿着物)、手套(服装)商品上。至本案审理之时，上述引证商标均为申请人所有的有效注册商标。
3.引证商标四、五申请时间和获得领土延伸保护或初步审定时间均早于争议商标申请日，分别核定使用在第25类鞋、服装等商品上。至本案审理之时，上述引证商标均为申请人所有的有效注册商标。
4.申请人在申请理由中还提及了其第13557932号“S及图”商标（以下称引证商标六）、第13557911号“S及图”商标（以下称引证商标七）、国际注册第1201035号“S及图”商标（以下称引证商标八），引证商标六、七、八申请注册或申请领土延伸保护的时间均晚于争议商标申请日。故上述商标不能成为争议商标维持注册的在先权利障碍。
以上事实由商标档案予以佐证。
我委认为，本案中，争议商标获准注册日期早于2014年5月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用修改前的《商标法》，本案的相关程序问题仍适用修改后的《商标法》。修改后《商标法》第七条为2014年5月1日起实施的《商标法》新增条款，依照法不溯及既往原则，申请人依据违反修改后《商标法》第七条规定请求宣告争议商标无效的评审请求应予以驳回。申请人关于争议商标违反修改后《商标法》第九条、第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项、第三十条、第三十一条、第三十二条和第四十四条第一款的规定分别对应修改前《商标法》第九条、第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项、第二十八条、第二十九条、第三十一条和第四十一条第一款的规定。修改前《商标法》第九条系原则性规定，其内容已体现于《商标法》其它条款中。根据当事人提出的事实和理由，经合议组评议，本案主要焦点问题在于：一、争议商标与引证商标一至五是否构成修改前《商标法》第二十八条、第二十九条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、争议商标的注册是否损害了申请人主张的在先著作权，从而违反了修改前《商标法》第三十一条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之规定。
关于主要焦点问题一，我委认为，争议商标图形易被识别为经图形化设计的字母“S”，与引证商标一至五显著识别字母“S”在字母构成、呼叫及整体视觉印象等方面相近，构成近似标识。争议商标核定使用的鞋(脚上的穿着物)、手套(服装)、服装等商品与引证商标一核定使用的鞋(脚上的穿着物)商品、引证商标二核定使用的手套(服装)商品、引证商标三核定使用的手套(服装)商品、引证商标四核定使用的鞋商品、引证商标五核定使用的服装等商品在功能、用途等方面相近，属于同一种或类似商品，争议商标与引证商标一至五共存于市场，易导致相关公众对商品来源产生混淆和误认。因此，争议商标与引证商标一至五构成修改前《商标法》第二十八条、第二十九条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。
关于主要焦点问题二，我委认为，本案争议商标图形与申请人主张的“S图形”系列图形虽均为S图形，但表现形式上有一定差异，未构成实质性近似。因此，争议商标未损害申请人的在先著作权，未构成修改前《商标法》第三十一条规定所禁止的“损害他人现有的在先权利”之情形。
另，争议商标不属于夸大宣传并带有欺骗性的标志。争议商标亦不属于有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志。因此，争议商标未违反修改前《商标法》第十条第一款第（七）项和第十条第一款第（八）项的规定。
此外，修改前《商标法》第四十一条第一款规定中“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形涉及的是宣告注册商标无效的绝对事由，这些行为损害的是公共秩序或公共利益，或是妨碍商标注册管理秩序的行为。争议商标不属于本款所指的情形，申请人的该项理由不能成立。
依照修改前《中华人民共和国商标法》第二十八条、第二十九条、修改后《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第四十五条第二款、第四十六条的规定，我委裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。
国家商标局商标评审委员会
2018年08月17日
