申请人：三七互娱（上海）科技有限公司
委托代理人：北京市立方（广州）律师事务所
被申请人：杭州九玩网络科技有限公司
委托代理人：杭州华鼎知识产权代理事务所（普通合伙）
申请人于2017年5月5日对第15468132号“傳奇霸业”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求。我委依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。
申请人的主要理由：申请人为中国知名的网络游戏公司，位列中国互联网百强第18名，旗下运营管理的《傳奇霸业》网络游戏在行业内具有极高的知名度，是申请人的核心品牌游戏产品，该游戏品牌与申请人已建立唯一对应关系，并早已为相关公众所熟知。被申请人注册争议商标损害了申请人所享有的著作权，被申请人有条件了解和接触涉案傳奇霸业文字及图形作品，且争议商标与申请人涉案作品构成实质性近似。傳奇霸业作为网络游戏产品的名称，已构成申请人旗下知名商品的特有名称，加之申请人的大力推广及宣传，已与申请人形成稳定的唯一对应关系。被申请人申请注册争议商标，易使相关公众发生混淆误认，削弱傳奇霸业与申请人所形成的稳定对应关系和显著性，同时还攀附申请人的商誉，致使申请人的合法利益受到损害。申请人享有“傳奇霸业”游戏名称的商品化权益，争议商标的注册侵犯了申请人的在先权利。被申请人注册争议商标具有明显恶意，带有明显的傍名牌、搭便车故意，违反了基本的诚信原则。综上，申请人请求依据《商标法》第七条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定，对争议商标予以宣告无效。
申请人向我委提交了以下主要证据：
1、申请人关联企业的信息登记资料；
2、网页游戏授权许可协议及发票；
3、网页游戏国内独代运营合作协议及发票；
4、部分网络打印件；
5、网页游戏《传奇霸业》联合运营协议；
6、部分宣传协议；
7、部分获奖证明；
8、作品登记证书。
被申请人答辩的主要理由：申请人著作权登记证书登记时间为2015年11月5日，登记时间晚于商标申请时间。虽然申请人称作品首次发表时间为2014年9月24日，但并未提供在线公开发表作品的任何证明材料，因此，仅凭登记证书的自述发表时间，不能主张申请人享有在先著作权。申请人提供的证据时间点均晚于争议商标申请时间，因此，争议商标的注册损害了申请人的知名商品特有名称权不能成立。申请人关联企业与被申请人关联企业存在的业务往来内容，涉及一款名为“刺杀”的游戏，与争议商标毫无关联，且争议商标核定使用的服务与申请人主要经营的服务在服务内容、服务目的、服务方式等方面均不属于同一种或类似服务。申请人早在2016年3月，就用相同的事实与理由对争议商标提出无效宣告请求，商评委已作出争议商标予以维持注册的裁定。现在，申请人再次用相同的事实与理由提出无效申请，违反了《商标法实施条例》第三十五条的规定。综上，被申请人请求对争议商标予以维持注册。
被申请人向我委提交了以下主要证据：
1、部分商标注册信息；
2、公证书。
针对被申请人的答辩理由，申请人提出以下质证意见：申请人的涉案作品早在2014年9月完成创作并在各大网络媒体上公开发表，被申请人作为与申请人同处网络游戏行业的竞争者，完全有条件接触到涉案作品。被申请人注册争议商标的行为，侵犯了申请人对“傳奇霸业”文字及图形作品的在先著作权。申请人对被申请人提交证据证明争议商标系由被申请人原创，申请人对于此项证据的三性不予确认。申请人向商评委申请对本案进行商标无效宣告评审符合法律规定，未违反《商标法实施条例》的相关规定。综上，申请人请求对争议商标予以宣告无效。
经审理查明：
1、争议商标由杭州九玩网络科技有限公司于2014年10月8日申请注册，核定使用在第35类“广告”等服务上，2015年8月20日初步审定公告后，本案申请人于2015年11月2日对争议商标提出异议申请，商标局于2016年1月18日作出不予受理通知。申请人于2016年3月22日对争议商标提出无效宣告请求，我委于2016年12月19日作出维持注册的裁定，申请人不服向北京知产法院提起诉讼，北京知产法院于2018年4月12日作出驳回申请人诉讼请求的行政判决。申请人于2017年5月5日对争议商标再次提出无效宣告请求。
2、依据《商标法实施条例》第六十二条的规定“申请人撤回商标评审申请的，不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。但是，经不予注册复审程序予以核准注册后向商标评审委员会提起宣告注册商标无效的除外。”本案申请人虽于2017年5月5日第二次对争议商标提出无效宣告请求，但因申请人在本案中提出了部分新的事实和理由，因此，我委将依据新的事实和理由对不属于“一事不再理”原则范围的主张进行审理。
我委认为，《商标法》第七条已体现在《商标法》的具体条款中，我委将适用《商标法》的具体条款审理本案。
结合当事人陈述的事实和理由，本案的焦点问题可归结为：一、争议商标的申请注册是否构成《商标法》第三十二条规定之情形；二、争议商标的注册是否违反《商标法》第四十四条第一款的规定。
关于焦点问题一：申请人称争议商标的注册损害了其著作权，违反了《商标法》第三十二条的规定。本案中申请人虽提交了新的证据即多份计算机软件著作权登记证书、网页公证书等，仅凭上述证据不足以证明申请人提出了新的事实和理由，进而享有在先著作权，且申请人的该项主张与申请人在2016年3月22日对本案争议商标提出无效宣告请求时提出的事实和理由相同，依据“一事不再理”的原则，我委不再予以评述。其次，关于《商标法》第三十二条“申请商标注册……不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定保护的是在系争商标申请注册前已在相同或类似服务上使用并具有一定影响的未注册商标。本案中申请人提交的在案证据不足以证明在争议商标申请日之前，申请人已在与争议商标核定使用的信息传送等相同或类似服务上在先使用与争议商标相同或近似商标，且经使用已具有一定影响，故争议商标未构成《商标法》第三十二条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。
申请人称其已在先对《傳奇霸业》游戏名称及相关元素进行了商品化使用，争议商标的注册侵犯申请人对“傳奇霸业”游戏知名商品特有名称权。对此，我委认为“知名商品特有名称”是指不为相关商品所通用，具有显著区别性特征，并通过在商品上的使用使消费者能够将该商品与其他经营者的同类商品相区别的商品名称。知名商品特有名称已经作为商标注册的，依据《商标法》有关商标专用权的规定予以保护，不再作为“知名商品特有名称权”进行保护。同时，对知名商标特有名称权或者特定商品化权益等“其他在先权利”的保护范围和保护力度应与在先商标权保护制度相适应。无论是知名商品特有名称权还是游戏名称的商品化利益，其保护范围均以已使用商品及与之密切关联的领域为限，以争议商标与在先名称并存于市场容易导致相关公众对商品提供者产生混淆误认并损害在先权人利益为要件。本案中，争议商标核定使用的广告；广告设计等服务与申请人主张知名商品特有名称权及商品化权益的网络游戏等相关领域均存在一定差距，且申请人提交的证据显示时间大部分在争议商标申请注册日后，故申请人提交的证据尚不足以证明《传奇霸业》游戏在争议商标申请日前已拥有较高的市场知名度或已构成知名商品特有的名称，难以认定争议商标在其指定服务上的注册和使用容易导致相关公众对商品或服务的来源产生混淆误认，从而损害申请人在先商标权或其他权益。因此，申请人该项理由我委不予支持。
关于焦点问题二：《商标法》第四十四条第一款“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”是指争议商标注册人在申请注册商标的时候，采取了向行政主管机关虚构或者隐瞒事实真相，提交伪造的申请书件或者其他证明文件，以骗取商标注册的行为，或基于不正当竞争、牟取非法利益的目的，恶意进行注册的行为。在案证据尚不足以证明被申请人申请注册争议商标时存在上述情形，故申请人该项主张不能成立。
另，申请人所主张的《商标法》第四十五条第一款实为程序性条款，我委对此不予单独评述。
综上，申请人无效宣告理由不成立。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，我委裁定如下：
争议商标予以维持。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。
国家商标局商标评审委员会
2018年10月19日
