申请人：泰斯内契瓦伦博士有限公司
委托代理人：北京柏杉松知识产权代理事务所（普通合伙）
被申请人：镇江新区佳通机车部件厂
委托代理人：北京九鼎嘉盛国际知识产权代理有限公司
申请人于2016年06月27日对第8865092号“LACALUT”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求/撤销注册申请。我委依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。
申请人的主要理由：争议商标与商标局引证的第G742770A号“LACALUT”商标（引证商标一）、第5398244号“乐卡露”商标（引证商标二）、第G962559号“LACALUT”商标（引证商标三）构成相同或类似商品上的相同商标，不应被核准注册。争议商标是被申请人对申请人在先使用并有一定影响的知名商标引证商标三的恶意抢注。争议商标属于《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四十四规定的以其他不正当手段取得注册的商标。争议商标侵犯了申请人的在先著作权。综上，请求依据《商标法》第七条、第九条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条和第四十五条的规定，争议商标应当在第21类全部指定商品上予以无效。
申请人向我委提交了以下主要证据：
1、商标注册信息及申请人在各国注册商标档案；
2、产品图片及网页资料；
3、被申请人相关资料等。
被申请人答辩的主要理由： 争议商标为答辩人独创与引证商标不构成类似商品上的相同商标。引证商标三晚于争议商标申请人日，争议商标具有无可辩驳的在先权利。争议商标经过申请人的宣传和推广具有一定的知名度和影响力，符合商标法的相关规定，应予以维持注册。
被申请人向我委提交了以下主要证据：
1、词义解释及商标注册信息；
2、网页检索资料；
3、广告宣传使用资料等。
申请人质证的主要意见：被申请人提出答辩理由和证据均不能成立，争议商标违反了《商标法》的相关规定，应予以无效宣告。
申请人补充提交的主要证据：网页查询资料。
经审理查明：
1、争议商标于2010年11月19日提出注册申请，2012年1月7日予以核准注册，核定使用在第21类“梳”等商品上，专用权至2022年1月6日。
2、引证商标一、二的申请日期、在我国领土延伸保护日期均早于争议商标申请日，核定使用在第3类“化妆品”等商品上，至本案审理时，均为有效的的在先商标权利。引证商标三在我国领土延伸保护日期晚于争议商标申请日，指定使用在03类、05类、21类商品上，其指定使用在第21类商品上在我国领土延伸保护申请经我委驳回复审决定予以驳回。
我委认为，本案争议商标获准注册日期早于2014年5月1日，根据法不溯及既往的原则，本案实体问题应适用修改前《商标法》，相关程序问题适用修改后《商标法》。《商标法》第七条、第九条为商标申请注册的原则性规定，其精神在其他具体条款已有体现，因此，对申请人依据该条款提出的评审主张，我委不予评述。本案的焦点可归纳为：一、争议商标的注册是否违反修改前《商标法》第二十八条的规定。二、争议商标的注册是否违反修改前《商标法》第三十一条的规定。三、争议商标的注册是否违反修改前《商标法》第四十一条第一款的规定。
关于焦点问题一，鉴于引证商标三在我国领土延伸保护日期晚于争议商标申请日，其不构成有效的在先注册商标权利。争议商标与引证商标二不构成近似商标。争议商标指定使用的“牙刷、化妆用具”商品与引证商标一核定使用的“化妆品、用于护理口腔和牙齿的化妆用具、牙膏”商品在功能、用途、消费渠道等方面相近或具有较强的关联性，已构成同一种或类似商品，争议商标指定使用的其余复审商品与引证商标一核定使用的商品不属于同一种或类似商品。争议商标与引证商标一在字母构成、呼叫等方面相同，使用在上述同一种或类似商品上，易使消费者认为双方商标所标示的商品来源于同一市场主体或之间存在某种特定关联性，从而对商品来源产生混淆、误认。被异议商标与引证商标一已构成了使用在上述同一种或类似商品上的近似商标。
关于焦点问题二，首先，修改前《商标法》第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。由于《商标法》的其他条款对于在先商标权利保护问题已经做了相应的规定，所以本条规定的在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的，除商标权以外的其他权利。本案中，申请人主张的在先权利为著作权。申请人主张申请人在多个国家申请注册了“LACALUT”图样的商标，并对商标进行了在先使用，对“LACALUT”图样享有在先著作权。但商标申请注册情况及使用仅能够证明申请人对商标享有商标专用权，在没有其他证据予以佐证的情况下，不能证明该标识的著作权权属。综合申请人提交的证据不足以证明申请人对其主张的作品享有著作权，且争议商标由加粗体的字母“LACALUT”构成，未能独立表达一定的思想和情感，不属于我国《著作权法》所保护的作品。争议商标的注册未侵犯申请人的著作权，不构成修改前《商标法》第三十一条所指“损害他人现有的在先权利”之情形。其次，“在先使用并有一定影响的商标”系指在中国已经使用并为一定地域范围内相关公众所知晓的未注册商标。申请人主张争议商标系对申请人引证商标三的恶意抢注。申请人提交的证据1仅能证明商标注册情况，不能证明其在先知名度。证据2大部分证据不能显示形成时间或形成时间晚于争议商标申请日，且显示的商品与争议商标指定使用的“旅行饮水瓶；梳；牙签；保温瓶；水晶(玻璃制品)；室内水族池”商品不构成同一种或类似商品，且该部分证据为产品图片及少部分网页证据缺乏相应的证明力。证据3为被申请人资料与需要认定的事实无关。综合申请人提交的在案证据不足以证明在争议商标注册申请日前，申请人的标识与争议商标相同或近似的商标通过其宣传、使用，在争议商标指定使用的“旅行饮水瓶；梳；牙签；保温瓶；水晶(玻璃制品)；室内水族池”商品上或与之相类似商品或服务上在中国大陆已具有一定知名度。因此，申请人关于争议商标构成以不正当手段抢先注册申请人已经使用并有一定影响的商标之情形，从而违反了修改前《商标法》第三十一条的主张，我委不予支持。
关于焦点问题三，修改前《商标法》第四十一条第一款所述“以欺骗手段或者其他不正当手段”取得商标注册的情形主要是指系争商标注册人在申请注册商标的时候，采取了向商标行政主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书件或者其他证据文件，以骗取商标注册行为；或者基于进行不正当竞争、牟取非法利益的目的恶意进行注册的行为。申请人虽主张被申请人恶意申请注册争议商标，违反了上述法律规定，但提交相应证据不足以证明。故我委对此不予支持。
此外，引证商标一为国际注册商标，引证商标二的申请日期及初步审定日期均早于争议商标的申请之日，故本案不适用修改前《商标法》第二十九条的规定。
依照（修改前）《中华人民共和国商标法》第二十八条、修改后《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条、《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定，我委裁定如下：
争议商标在“牙刷、化妆用具”商品上予以无效宣告，在其余商品上予以维持。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。
国家商标局商标评审委员会
2017年07月20日
