申请人:重庆市宏贵建设有限公司
委托代理人:重庆西南知识产权运营集团有限公司
被申请人:李志忠
申请人于2022年02月23日对第34774165号“宏贵”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、在争议商标申请日前,申请人“宏贵”商标及字号在“建筑信息、建筑”服务上持续使用多年并具有一定影响。争议商标构成对申请人在先使用并具有一定影响的商标的抢注,侵犯申请人在先字号权。二、争议商标的申请行为具有恶意,属于“以其他不正当手段取得注册”的情形。争议商标继续使用将产生社会不良影响。综上,请求依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第七条、第九条、第三十二条、第四十四条第一款等相关规定,宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据:1、申请人企业介绍;2、百度检索信息截图;3、承办项目相关信息;4、荣誉资质等。
被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明:争议商标由湖南博钢商贸有限公司于2018年11月19日提出注册申请,于2019年8月14日获准注册,核定使用在第37类建筑信息;建筑;采矿;室内装潢;电器的安装和修理;汽车保养和修理;运载工具电池充电服务;干洗;加热设备安装和修理;电梯安装和修理服务上。2020年11月13日经我局核准争议商标转让至李志忠(即被申请人)名下。
以上事实有商标档案在案佐证。
我局认为, 鉴于本案争议商标在2019年11月01日《商标法》修改条款实施前已核准注册,根据法不溯及既往原则,本案实体问题应适用2013年《商标法》,相关程序问题仍适用2019年《商标法》。申请人援引的2019年《商标法》第四条在2013年《商标法》下可结合第四条的原则性规定纳入第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”之规定的调整范围;申请人请求依据的2019年《商标法》第七条、第九条(对应2013年《商标法》第七条、第九条)为总则性规定,其内容已体现在2013年《商标法》具体条款之中,我局将依据申请人的具体评审理由以及在案证据适用相应的2013年《商标法》条款予以审理。
一、申请人称争议商标构成对申请人在先使用并具有一定影响的商标的抢注并援引2013年《商标法》第三十二条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定。首先,申请人提交的承办项目相关信息、荣誉资质等证据可以证明,在本案争议商标申请注册之前,申请人已将“宏贵”商标使用在建设工程施工等服务上且具有一定影响。其次,“宏贵”商标具有一定的独创性,本案争议商标文字与申请人在先使用的商标文字相同,争议商标的申请注册难谓巧合。最后,争议商标注册使用的“建筑信息、建筑”服务与申请人在先使用“宏贵”商标所提供的服务在服务内容、服务方式、服务对象等方面关联密切,争议商标的注册使用易导致相关公众将之与申请人相联系,进而对服务来源产生混淆误认。因此,争议商标在“建筑信息、建筑”服务上的申请注册已构成2013年《商标法》第三十二条所指的“以不正当手段抢先注册他人在先使用并具有一定影响的商标”之情形。申请人提交的证据不能证明其“宏贵”商标在与争议商标核定使用的采矿等其余服务相同或类似的服务上在先使用并有一定影响,故争议商标在采矿等其余服务上未构成2013年《商标法》第三十二条所指的“以不正当手段抢先注册他人在先使用并具有一定影响的商标”之情形。
二、如前所述,申请人在案提交的证据能够证明其提供了建设工程施工等服务,相关证据上均可认知申请人字号“宏贵”,可以证明在争议商标申请日前,申请人已持续使用“宏贵”字号一定时间并具有一定规模。争议商标与申请人字号相同,指定使用的“建筑信息、建筑”服务与申请人主营服务关联密切,其申请注册已构成对申请人在先字号权的损害。因此,争议商标在“建筑信息、建筑”服务上的申请注册属于2013年《商标法》第三十二条“损害他人现有的在先字号权”所指情形。申请人提交的证据不能证明其“宏贵”字号在与争议商标核定使用的采矿等其余服务相同或类似的服务上在先使用并有一定知名度,故争议商标在采矿等其余服务上未构成2013年《商标法》第三十二条所指“损害他人现有的在先字号权”的情形。
三、申请人虽援引2013年《商标法》第四十四条第一款的规定,但申请人提交在案的证据不能证明争议商标系湖南博钢商贸有限公司采用欺骗手段获准注册,在案也无充分证据证明争议商标的注册存在该规定“其他不正当手段”所指扰乱商标注册秩序、损害公共利益的情形,故争议商标未构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指以欺骗手段或其他不正当手段取得注册的情形。
申请人其他理由缺乏事实或法律依据,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十二条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条、《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定,我局裁定如下:
争议商标在“建筑信息、建筑”服务上予以无效宣告,在其余服务上予以维持。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2022年12月31日