申请人：义乌铭悦进出口有限公司
委托代理人：北京智达启创知识产权代理有限公司
被申请人：比达多亚洲有限公司
委托代理人：北京市铭盾律师事务所
申请人于2020年01月07日对第30080225号图形商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：1、申请人第22244689号图形商标（以下称引证商标一）是根据马来西亚企业国产鲜奶有限公司在2012年已销亡的图形商标，经艺术加工得到。申请人还申请了“优他多”、“YUTAGON”等系列商标，并取得上述图形商标图样的著作权登记证书。申请人图形商标在先使用，申请人对其拥有在先权利。申请人在先大量将与争议商标近似的申请人图形商标在食品行业进行使用，使得申请人图形商标具有显著性及知名度。2、申请人于2012年开始委托韩国IKG公司贴牌生产纯享海苔商品，并大量使用申请人的图形商标。争议商标指定使用的商品与申请人图形商标实际使用的商品属于类似商品。被申请人与申请人存在特定商务关系，被申请人母公司泰国比达多有限公司早在2016年就开始联系申请人拓展中国市场，并在2016年开始为申请人生产乳酸菌饮料，因此，被申请人在申请争议商标时明确知晓申请人图形商标，其是在知晓申请人商标知名度的前提下，进行的恶意抢注。3、被申请人恶意申请注册争议商标及其他申请人使用的“优他多”系列商标的行为违反了诚实信用原则，将造成市场混乱，扰乱社会主义经济秩序，扰乱商标注册管理秩序，损害申请人的权益，产生诸多不良影响。被申请人在遭到申请人拒绝转让相关商标的无理要求后单方面终止代加工合同，并继续大量生产并委托他人销售含有申请人图形商标的乳酸菌饮料，将侵权商品描述为申请人旗下的“优他多”乳酸菌饮料，造成消费者的混淆、误认，给申请人造成重大经济损失。4、争议商标与申请人名下引证商标一及第29649206号“优他多 Yutagon及图”商标（以下称引证商标二）构成使用在相同或近似商品上的近似商标。请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第七条、第十条第一款第（八）项、第十五条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定，宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据（光盘）：
1、申请人第22244689号图形商标、第22476309号“优他多Yutagon”商标注册信息、著作权登记证书；
2、“纯享”商标注册信息及相关使用授权书；
3、有关“纯享”海苔商品的海关文件、发票；
4、申请人与被申请人补充签署的代加工协议；
5、被申请人邮件通知申请人转让引证商标一的相关公正文件；
6、被申请人抢注申请人商标相关截图及翻译文件；
7、申请人在先使用引证商标在“纯享”海苔商品上的合同、译文及图样截图；
8、申请人携引证商标乳酸菌产品宣传、推广、销售的截图及发票；
9、被申请人侵犯申请人知识产权的证据公证书。
被申请人答辩的主要理由：1、申请人实为被申请人“BETAGEN（比达多）”产品在中国的经销商，其在未经授权的情况下抢注一系列被申请人名下商标，后拒绝将相关商标归还被申请人而被取消经销商资格。2、申请人提供的证据4并非代加工合同，实为销售合同，且申请人对合同中知识产权条款进行了篡改。3、申请人称引证商标一是根据马来西亚企业国产鲜奶有限公司在2012年已销亡的图形商标，经艺术加工得到。但上述公司实为被申请人母公司在马来西亚的经销商，其商标图样实质上来源于被申请人，被申请人享有该图形的在先著作权，引证商标一实为抢注，已被宣告无效，现处于一审行政诉讼阶段。4、申请人提供的证据一中著作权登记证书显示的著作权人为自然人张萍珍，与申请人无关，不能证明申请人拥有该作品的著作权。且证书显示该作品创作并发表于2012年12月4日，申请人未提交任何关于其在该时间创作并发表的证据。5、争议商标与引证商标一、二未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。6、申请人所提交的证据二、三关于“纯享”商标的使用与本案无关，均未体现引证商标一图形，且文件均形成于2016年、2017年，无法证明其宣称的自2012年开始大量使用的情形。综上，被申请人请求维持争议商标的注册。
被申请人提交了以下主要证据（光盘）：
1、申请人工商登记信息及名下商标情况；
2、申请人与被申请人母公司联系人于2017年、2018年的往来邮件；
3、经认证的答辩人母公司与申请人签署的中国区销售合同书；
4、被申请人母公司与申请人在2017年4月、5月、6月间的销售合同；
5、被申请人母公司与申请人之间的提货单、报价单、确认函及来往邮件；
6、经公正认证的国产鲜奶有限公司的公司注册文件；
7、相关商标档案及裁定书；
8、被申请人官网及第三方宣传资料。
针对被申请人的答辩理由，申请人质证称：申请人对被申请人提供的证据的真实性不予认可，请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据（复印件）：
10、经公正的申请人与微信名为“suwanni金夫人”的聊天记录图片。
经审理查明：
1、争议商标由被申请人于2018年4月8日提出注册申请，指定使用在第30类可可、咖啡等商品上，该商标于2019年2月14日获准注册，专用权期限至2029年2月13日。
2、申请人享有第22244689号图形商标的专用权。该商标于2016年12月13日提出注册申请，指定使用在第29类酸奶、果冻等商品上，该商标于2018年1月28日获准注册，专用权期限至2028年1月27日。被申请人于2018年8月15日对该商标提出无效宣告申请，我局于2019年11月29日作出商评字（2019）第0000291154号裁定宣告该商标在酸奶、乳清、牛奶制品商品上予以无效，在其余商品上予以维持，现该案处于诉讼程序中。
我局认为，争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，本案实体问题适用2013年《商标法》，相关程序问题适用现行《商标法》进行审理。鉴于2013年《商标法》第七条为原则性条款，其立法宗旨已体现在2013年《商标法》的具体条款中，我局将适用2013年《商标法》的具体条款审理本案。
1、申请人理由中争议商标与引证商标一、二构成使用在同一种或类似商品上的近似商标属于2013年《商标法》第三十条调整范围，我局将据此予以审理。争议商标所指定使用的全部商品与引证商标一、二所指定使用的商品不属于同一种或类似商品，因此争议商标与引证商标一、二未构成2013年《商标法》第三十条所指之情形。
2、申请人主张争议商标的注册已构成2013年《商标法》第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在线权利”所指之情形，侵犯其著作权。本案中申请人提交的证据1中著作权证书显示，著作权所有人为自然人张萍珍，并非本案申请人，且著作权登记证书遵循自愿登记原则，登记部门仅对相关事宜进行形式审查，若无作品设计创作、公开发表等证据予以佐证，无法证明登记证书所载明的作品享有著作权。 因此，本案难以认定争议商标的注册侵犯了申请人的著作权，申请人的该项主张我局不予支持。对于2013年《商标法》第三十二条“也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定，申请人提交的在案证据不足以证明在争议商标申请注册前，其图形商标在争议商标指定使用的可可、咖啡等同一种或类似商品上进行了使用，并已具有一定影响。故申请人该项主张缺乏事实依据，争议商标的注册未违反2013年《商标法》第三十二条相关规定。
3、2013年《商标法》第十五条第一款规定：“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者代表人提出异议的，不予注册并禁止使用”。本案中，综合申请人与被申请人提交的证据，相关合同中涉及的奶饮料等商品与争议商标申请注册的第30类可可、咖啡等商品不属于相同或类似商品，不足以证明在争议商标申请日之前被申请人与其就该图形商标在第30类可可、咖啡等商品上存在代理经销关系或代表关系。因此，争议商标的注册未违反2013年《商标法》第十五条第一款的规定。2013年《商标法》第十五条第二款适用的前提是权利人在先在相同或类似商品上在中国市场使用了系争商标。本案申请人提交的证据不能证明在争议商标申请日前，申请人在先在争议商标指定使用的第30类可可、咖啡等商品上在中国市场上进行了使用。故申请人关于争议商标的申请注册违反了2013年《商标法》第十五条第二款的规定的主张缺乏相应事实依据，我局不予支持。
另，2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“不良影响”是指商标自身的构成要素对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形。争议商标的注册不属于上述情形。
此外，2013年《商标法》第四十四条第一款规定“以其他不正当手段取得注册的”是指确有充分证据证明系争商标注册人采用欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益等其他不正当手段取得注册，其行为违反了诚实信用原则，损害了公平竞争的市场秩序的情形。申请人提交的在案证据不足以证明争议商标的注册违反了上述规定。申请人该项主张缺乏事实依据，我局不予支持。
综上，申请人无效宣告理由不成立。
依照现行《商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以维持。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2021年04月08日
