申请人:索尔列恩兹公司
委托代理人:北京正理商标事务所有限公司
被申请人:郑州甲壳虫户外用品有限公司
申请人于2021年03月22日对第26727506号“甘道夫”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:1、申请人是全球最优秀的动画影片制作公司之一,申请人推出的“魔戒”/“THE LORD OF THE RINGS”/“指环王”以及“THE HOBBIT”/“霍比特人”/“哈比人”电影,在中国乃至全球范围内享有极高的知名度。本案涉及的“GANDALF”/“甘道夫”为《THE LORD OF THE RINGS》和《THE HOBBIT》系列小说/电影中的独创角色名称。3、争议商标与第6548350号“GANDALF”商标(以下称引证商标一)、第6548353号“GANDALF”商标(以下称引证商标二)、第6548354号“GANDALF”商标(以下称引证商标三)构成使用在类似商品上的近似商标。4、申请人对其原创作品中的角色名称所带来的商业价值享有在先商品化权。争议商标的注册侵犯申请人在先权利。5、被申请人注册争议商标的行为具有恶意,违背诚实信用原则,扰乱市场秩序。6、争议商标带有欺骗性,易使消费者对商品来源和质量产生混淆误认,进而造成不良影响。综上,依据《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第(七)项、第十条第一款第(八)项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款等规定,请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据:
1、申请人公司官网介绍;
2、凤凰娱乐对申请人创始人生平介绍;
3、百度搜索结果;
4、南京译林出版社出版的《THE LORD OF THE RINGS》中文译作《魔戒》部分复印件;
5、相关杂志、媒体报道宣传资料;
6、中国知网相关杂志;
7、申请人在中国的注册情况及在世界注册清单;
8、图书馆检索报告;
9、申请人及其前身收购获得文字作品制作电影的权利文件及授权第三方制作电影的相关协议;
10、相关裁定、判决等;
11、其他证据资料等。
被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2017年9月30日提出注册申请,经异议决定于2020年2月14日准予注册,核定使用在第18类“腕带式钱包;书包;背包;野营手提袋;行李箱;帆布背包;运动包;包;登山杖;手杖”商品上,商标专用期至2028年10月13日。
2、在争议商标提出注册申请前,引证商标一、二、三已获准注册,分别核定使用在第14类首饰盒等商品、第25类服装等商品、第28类滑板等商品上,现均为在先有效注册商标。
我局认为,《商标法》第七条为原则性条款,我局将根据当事人评审理由、提交的证据及案情适用《商标法》的相应实体条款审理本案。
争议商标核定使用的书包等商品与引证商标一、二、三核定使用的首饰盒、服装等商品不属于类似商品,双方商标共存于市场不致使消费者混淆误认,未构成使用在类似商品的近似商标。
申请人主张其独创作品中的角色名称享有在先商品化权益,该项权益非我国现行法律所明确规定的民事权利或法定民事权益类型,实质上是角色名称基于作品的知名度和影响力,而在衍生行业上具有的与特定主体的对应联系以及相应的商业价值和交易优势。本案申请人提交的证据不足以证明在争议商标申请注册日前,其已在争议商标核定使用的书包等商品或与之相类似的商品上开发及推广其作品的相关衍生产品,故争议商标的注册不致使相关公众将争议商标与申请人角色名称“GANDALF”/“甘道夫”相联系,进而损害其利益,我局对申请人该主张不予支持。
《商标法》第十条第一款第(七)项“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或产地产生误认”之规定系指商标标识本身带有欺骗性,易造成产地、质量等特点的误认,不宜作为商标使用。本案中,争议商标本身并未带有欺骗性,将其作为商标使用不会使消费者对质量等特点产生误认,未构成《商标法》第十条第一款第(七)项所指情形。
《商标法》第十条第一款第(八)项所指的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的标志主要是指对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响的标志。本案申请人所述理由不属于该条款所指情形,且本案争议商标本身并没有对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。因此,争议商标不属于《商标法》第十条第一款第(八)项所指情形。
申请人援引《商标法》第四条、第四十四条第一款规定请求宣告争议商标无效,在案相关事实依据不足,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由不成立。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以维持。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2021年12月08日